le 1er août 2011
À tous les examinateurs :
Suite à la décision rendue par la Cour fédérale dans Amazon.com Inc. c. Commissaire aux brevets 2010 CF 1011, le Bureau a révisé certaines de ses pratiques. Les directives suivantes entrent en vigueur immédiatement et remplacent toute directive à l'effet contraire du RPBB, jusqu'à nouvel ordre.
Veuillez noter que les directives suivantes portent sur des approches générales en matière d'examen. Ces consignes ne se limitent pas à déterminer si une revendication définit une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières(c.-à-d. une invention « prévue par la Loi &»), sauf lorsque cela est explicitement mentionné.
Directives
Lors de l'examen d'une demande, il faut identifier deux choses afin d'évaluer la brevetabilité :
- ce que le demandeur revendique en tant que monopole et
- ce que les inventeurs ont réellement inventé.
Si ni le monopole revendiqué, ni l'invention réelle n'est brevetable, la demande est irrégulière et ne peut être acceptée.
Le monopole revendiqué
Le monopole revendiqué est l'objet pour lequel le demandeur souhaite obtenir une protection; l'objet délimité par le libellé de sa revendication (c.-à-d. l'objet de la revendication). Afin d'être breveté, l'objet de la revendication doit être une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières, il doit être défini sans ambiguïté et il doit être nouveau, inventif, utile et suffisamment divulgué.
Lorsqu'il est possible d'identifier une irrégularité dans une revendication sans aller au-delà du libellé même de la revendication, cela peu se faire sans considérer explicitement l'invention réelle. Une revendication qui délimite seulement un objet non brevetable (telle une revendication visant une méthode de traitement médical, un signal électronique ou un logiciel), ou un objet qui, dans son ensemble, est ancien ou évident1, qui est dépourvu d'utilité ou qui ne se fonde pas entièrement sur la description, n'est pas brevetable. On peut cerner ces irrégularités sans avoir à analyser la revendication pour dégager l'invention réelle.
Lorsque l'on peut tirer des conclusions à partir du libellé de la revendication, il faudrait le faire afin de rationaliser l'examen et afin qu'il demeure le plus simple et le plus efficace possible.
L'invention réelle
Le terme invention réelle désigne ce que la demande divulgue, lorsqu'elle est interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet (c.-à-d. interprétation utilitaire ou intentionnelle) par une personne versée dans l'art, à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes, quant à l'invention visée par une revendication donnée.
Selon le Bureau, l'invention réelle est équivalente au concept inventif d'une revendication, lorsque le concept inventif est déterminé conformément aux directives établies dans l'annexe du présent document.
Une revendication ne peut être brevetée que si l'objet est directement relié à un concept inventif prévu par la Loi (c.-à-d. une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières), et seulement si l'objet est utile, nouveau, non évident, et entièrement fondé sur la description.
Considérations pratiques concernant le concept inventif
Comme il est indiqué dans l'annexe, le concept inventif est déterminé une revendication à la fois, en cernant en premier lieu les éléments requis pour générer la solution divulguée par les inventeurs au problème qu'ils se sont attachés à résoudre. Parmi ces éléments, certains ou tous auront trait directement à l'avancée inventive présumée divulguée par les inventeurs, alors que d'autres ne feront que décrire le contexte permettant de comprendre l'environnement de l'invention. L'énoncé du concept inventif doit mettre l'accent sur les éléments ayant trait directement à l'avancée inventive présumée divulguée par les inventeurs.
Prenons l'exemple d'un demandeur qui a inventé un nouveau circuit de commande afin de stabiliser la température à l'intérieur d'un four. Le concept inventif d'une revendication d'un four intégrant ce circuit de commande devrait mettre l'accent sur les éléments du circuit, plutôt que sur les éléments secondaires du four. Les pièces du four, comme la porte, son compartiment de chauffage et les grilles pourraient être définies de façon explicite dans la revendication (ou non), mais elles ne font qu'établir le contexte (elles sont nécessaires au bon fonctionnement du four, mais elles ne font pas partie de l'avancée inventive divulguée par les inventeurs). Le concept inventif pourrait être décrit comme » un four comprenant un circuit de commande composé de [les éléments du circuit de commande] «, plutôt que comme un » four comprenant un compartiment de chauffage, une porte, des grilles et un circuit composé de [les éléments du circuit de commande] «, pour que l'on comprenne bien l'essentiel de l'invention et pour alléger le travail d'analyse.
- Éléments superflus ou absents
Lorsqu'il apparaît, après une interprétation juste de la description, qu'un élément qui devrait faire partie du concept inventif n'a pas été défini dans la revendication, cette dernière peut être jugée irrégulière pour portée excessive (c.-à-d. absence de fondement) et/ou pour manque d'utilité.
Lorsqu'une revendication comprend des éléments superflus à la solution proposée à un problème donné, ces éléments peuvent ne limiter la portée de la revendication que de façon négligeable. Dans de nombreux cas, l'inclusion d'éléments superflus à la revendication ne fait que réduire la portée du monopole revendiqué, sans nuire à la brevetabilité2. La simple présence de telles limites négligeables ne constitue pas une irrégularité en soi (même si l'inclusion de ces éléments peut entraîner l'irrégularité d'une revendication, par exemple, si leur présence crée une ambiguïté).
- Le concept inventif n'est pas une solution à un problème technique
Si les éléments d'une revendication ne fournissent une solution qu'à un problème non technique, ni le monopole revendiqué, ni le concept inventif de la revendication ne peut être lié à des réalisations manuelles ou de production. Une telle revendication ne concerne pas une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières, prévu par la Loi. En outre, cette revendication n'a pas d'utilité pratique.
Le terme » technique « doit ici être interprété comme » impliquant ou concernant les sciences appliquées et industrielles « et, de façon plus générale, fait référence au terme même de » technologie «, qui signifie » l'application de la connaissance scientifique à des fins pratiques, particulièrement dans l'industrie «, » le matériel et l'outillage mis au point à partir de la connaissance scientifique « et » la branche du savoir qui traite du génie ou des sciences appliquées «.
- Concepts inventifs multiples dans une seule revendication
Lorsqu'une revendication comprend des solutions à plus d'un problème, elle comprend alors plus d'un concept inventif. Chaque ensemble d'éléments qui constitue une solution à un problème devrait être étudié indépendamment des autres.
Une telle situation peut survenir lorsque des inventions existantes ont été simplement juxtaposées dans la revendication (et la revendication qui en résulte n'est donc pas brevetable), ou lorsque plusieurs inventions brevetables ont été assemblées dans une seule revendication (et la revendication qui en résulte est donc brevetable, mais sa portée est plus étroite que nécessaire).
Une revendication n'est pas irrégulière parce qu'elle contient plus d'un concept inventif; toutefois, pour être brevetable, au moins un de ces concepts inventifs doit être lié à l'objet qui serait brevetable s'il était revendiqué seul.
- Concepts inventifs prévus et non prévus par la Loi dans une revendication
Une revendication peut inclure un ensemble d'éléments qui présente une solution à un problème technique, et un autre ensemble d'éléments qui présente une solution à un problème non technique.
Si les éléments qui présentent une solution au problème technique sont brevetables en eux-mêmes, la revendication ne peut faire l'objet d'une objection en raison de la seule présence des éléments qui présentent une solution au problème non technique. Il s'agit simplement de limites négligeables que le demandeur a intégrées dans sa revendication.
Cependant, si les éléments qui proposent une solution au problème technique ne sont pas brevetables (p. ex. parce qu'ils sont anticipés ou évidents), la revendication n'est pas brevetable. Le concept inventif associé aux éléments qui offrent une solution à un problème non technique n'est pas lié à une réalisation, à un procédé, à une machine, à une fabrication ou à une composition de matières. La revendication n'est pas brevetable, puisque ni l'un ni l'autre des concepts inventifs n'aurait été brevetable s'il avait été revendiqué seul.
La présence de concepts inventifs prévus et non prévus par la Loi s'observe plus fréquemment dans certaines techniques. Les inventions liées aux ordinateurs, dont le matériel conventionnel a été revendiqué à titre de méthode que l'ordinateur est programmé à exécuter, requièrent généralement une attention particulière. Un ordinateur n'est pas brevetable simplement parce qu'il a été programmé pour faire quelque chose de nouveau. Afin que le logiciel fasse partie du même concept inventif que le matériel, il doit faire en sorte que l'ordinateur devienne une nouvelle solution à un problème technique.
Examen d'un objet prévu par la Loi
Pour pouvoir constituer un objet prévu par la Loi en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets, une revendication doit comprendre un concept inventif qui répond à l'exigence d'être une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières. Un examinateur doit donc toujours tenter de dégager les éléments d'une revendication qui présentent une solution à un problème technique, et déterminer si la revendication est brevetable en raison de ces éléments.
- Conseils concernant les cinq catégories d'invention
Ce faisant, on peut se fier aux définitions de réalisation, de procédé, de machine, de fabrication et de composition de matières de la section 12.02 du RPBB. Cependant, la définition de réalisation à la section 12.02.01 doit exclure la notion de » domaine de la technologie « figurant au premier paragraphe et l'examinateur doit tenir compte de la mise en garde formulée au paragraphe 53 de la décision Amazon.com :
Les propos tenus dans la décision [Lawson c. Commissioner of Patents (1970), 62 C.P.R 101] ne doivent pas être interprétés comme limitant la brevetabilité d'applications pratiques qui peuvent, à la lumière de la technologie actuelle, consister en un » changement de nature « ou un effet un peu moins usuel que celui produit au moyen d'une machine telle qu'un ordinateur.
Cette mise en garde est reprise au point 16.02.01, où l'on souligne que les processus électroniques dans un ordinateur satisfont à l'exigence d'un changement physique s'ils sont liés au concept inventif de la revendication. Finalement, en ce qui a trait à une revendication d'usage, le dernier paragraphe du point 12.02.01 devrait être lu en remplaçant les mots » contribution à la réalisation « par les mots concept inventif.
- Traiter dans un rapport d'une revendication d'un concept inventif non prévu par la Loi
Si un examinateur a identifié un concept inventif prévu et un concept non prévu par la Loi dans une revendication, les faits au dossier détermineront si et dans quelle mesure il faut traiter explicitement dans le rapport du concept inventif non prévu par la Loi.
Si l'objet associé au concept inventif prévu par la Loi est brevetable (c.-à-d. nouveau, non évident, utile et adéquatement fondé), il peut ne pas être nécessaire du tout de traiter de l'objet associé au concept inventif non prévu par la Loi. La simple présence de cet objet ne constitue pas une irrégularité en soi, bien que sa présence peut entraîner l'irrégularité de la revendication pour d'autres raisons (telle que de créer une ambiguïté).
Si, d'un autre côté, l'objet associé au concept inventif prévu par la Loi n'est pas brevetable (p. ex. parce qu'il est anticipé ou qu'il est évident), il peut être approprié pour l'examinateur de traiter également de l'objet associé au concept inventif non prévu par la Loi. Lorsque le concept inventif non prévu par la Loi semble être central à ce que les inventeurs considèrent comme leur invention, il suffira généralement d'expliquer que l'objet ne rend pas la revendication brevetable. Veuillez noter que si le concept inventif non prévu par la Loi était également le concept inventif d'une autre revendication de la demande, l'examinateur n'aurait qu'à faire référence aux conclusions formulées dans l'analyse de l'autre revendication.
Annexe
Approche à adopter pour identifier le concept inventif
Une invention est une solution pratique apportée à un problème concret et elle doit être définie dans une revendication sous une forme qui puisse interagir avec le monde matériel pour concrétiser cette solution. Le concept inventif d'une invention revendiquée fait référence aux aspects de la solution qui définissent, dans des termes concrets, la nouvelle compétence ou connaissance divulguée par les inventeurs et qui décrivent l'essence de l'invention.
L'identification du concept inventif est accomplie en étudiant l'objet d'une revendication à la lumière des enseignements de la description, telle que lue par une personne versée dans l'art bénéficiant des connaissances générales courantes pertinentes. On l'identifie donc de la même façon qu'on interprète la revendication, soit de façon éclairée et intentionnelle.
Dans certains cas, le concept inventif peut être défini en fonction d'une partie ou de tous les éléments de la revendication telle qu'interprétée, alors que dans d'autres, il doit être défini en des termes différents. Par exemple, lorsque l'invention repose sur la constatation que certaines parties combinées donnent lieu à un nouveau résultat unitaire, le concept inventif reflétera toutes les parties qui contribueront au résultat3. Dans un cas où l'invention est une amélioration apportée à une invention antérieure, il peut être possible d'exprimer le concept inventif, par exemple, par l'inclusion dans un ancien dispositif d'une partie spécifique qui donne lieu à l'amélioration. Autrement, comme dans une revendication d'un composé chimique, le concept inventif devra peut-être faire appel aux aspects de l'invention qui ne sont pas du tout définis dans la revendication (tels les propriétés pharmaceutiques de la composition de matières)4.
Pour définir le problème que les inventeurs tentent de résoudre, et la solution que propose l'invention, il faut recourir à la description, conformément à l'alinéa 80(1)d) des Règles sur les brevets, qui établit que la description contient les renseignements suivants :
une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution.
L'identification du problème à résoudre et de sa solution se place dans le contexte de la » réalisation des objets de l'invention « et de la » réalisation des fins de l'invention «.
L'approche en quatre étapes relative à l'évidence établit clairement que le concept inventif est déterminé avant que l'état de la technique ne soit examiné. Le terme concept inventif fait donc référence à ce qui semble être l'invention décrite et couverte par la revendication à l'étude, selon un examen juste et équilibré de la demande dans son ensemble5.
Il peut être pratique de déterminer le concept inventif après avoir dégagé, en premier lieu, les caractéristiques de la revendication qui sont essentielles à l'invention et dont l'exécution mène à un résultat utile. Sans limiter les facteurs qui pourraient être considérés, l'identification du concept inventif comprend généralement l'étude de :
- ce qui a été défini dans la revendication;
- ce qu'ont divulgué les inventeurs dans leur mémoire descriptif et les dessins, plus particulièrement en ce qui concerne les caractéristiques requises à la réussite de l'exécution de l'invention;
- ce qui, à la lumière de la divulgation et des connaissances générales et courantes, semble être une avancée dans cette technique;
- quelles caractéristiques sont en particulier responsables du résultat découlant de l'avancée dans le domaine technique de l'invention.
La résolution d'un problème doit reposer, en pratique, sur un élément ou une combinaison d'éléments définis dans la revendication. Les éléments ne sont liés au concept inventif que s'ils ont une incidence matérielle sur la façon dont l'invention est exécutée pour produire la solution. Lorsque certaines caractéristiques ne coopèrent pas à un résultat unitaire (p. ex. ne font pas partie d'une combinaison; voir section 9.04.03 du RPBB), elles ne font pas partie du même concept inventif. L'objet d'une revendication peut être défini de façon à couvrir plus d'un concept inventif et, dans de tels cas, chaque concept inventif doit être examiné séparément pour évaluer la brevetabilité.
L'identification du concept inventif s'effectue une revendication à la fois et tient compte du fait que le concept inventif spécifique de chaque revendication peut (et devrait) préciser l'unique concept inventif général qui doit relier les revendications entre elles afin d'être conforme à l'article 36 des Règles sur les brevets. Le concept inventif pertinent est celui de la revendication à l'étude, et non pas un concept inventif généralisé découlant du mémoire descriptif dans son ensemble.
Le concept inventif d'une revendication donnée doit refléter l'objet de la revendication, et doit concorder avec le préambule de la revendication, dans la mesure du possible. Une revendication dans une catégorie d'invention (c.-à-d. une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières) aura généralement un concept inventif différent de celui d'une revendication dans une autre catégorie (même si ces concepts peuvent être étroitement liés). Lorsqu'une demande contient plus d'une revendication dans une catégorie d'invention donnée, chaque revendication peut avoir un concept inventif distinct, ou certaines revendications (dont les différences ne concernent que des détails non inventifs) peuvent partager un même concept inventif. Lorsqu'une revendication couvre plus d'un concept inventif, ces concepts inventifs n'appartiennent pas nécessairement tous à la même catégorie d'invention. Cette situation est plus susceptible de se produire lorsqu'une revendication définit son objet à l'aide de caractéristiques qui appartiennent à des catégories d'invention différentes (tel un produit défini en fonction de sa méthode d'utilisation).
Lorsque l'examinateur se fonde sur le concept inventif d'une revendication pour formuler ses conclusions dans un rapport, son énoncé du concept inventif doit être clair pour le demandeur. Il doit fournir une explication, le cas échéant, qui contient des détails tenant compte des faits au dossier, afin de fonder son énoncé du concept inventif. Tout commentaire formulé par un demandeur en réponse au rapport d'un examinateur doit être attentivement étudié, et l'énoncé du concept inventif doit être rectifié en conséquence. Lorsqu'un demandeur ne s'oppose pas de façon explicite à l'énoncé du concept inventif figurant dans le rapport, l'examinateur peut poursuivre son travail en présumant que l'énoncé est exact. Lorsque le demandeur et l'examinateur ne parviennent pas à s'entendre sur l'énoncé du concept inventif pour une revendication donnée, l'examinateur peut tout de même poursuivre son analyse en fonction de l'énoncé du concept inventif qu'il juge exact. Les discussions concernant le concept inventif ne devraient pas faire avorter le processus ou prolonger indûment l'examen.
1 Lorsqu’il ne fait pas de doute que l’objet d’une revendication est évident après un examen detous les éléments définis, on devrait, en principe, en venir à la même conclusion en faisant appel auconcept inventif de la revendication. Il n’est pas toujours nécessaire de déterminer le concept inventifd’une revendication pour conclure que la revendication présente une irrégularité en raison de l’évidence.
2 Par définition, un élément superflu n’est pas essentiel au fonctionnement de l’invention dontl’exécution mène à un résultat utile et, par conséquent, ne fait pas partie du concept inventif de larevendication [voir l’annexe].
3 Bridgeview Manufacturing Inc . c. 931409 Alberta Ltd. 2010 CAF 188 aux paragraphes 51-52
4Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61 au paragraphe 77
5Il importe de souligner que l’identification du problème et de sa solution se fait en fonction de la description, et non de l’état de la technique le plus proche. Il ne faut pas confondre cet exercice avec l’approche « problème et solution » adoptée par l’Office européen des brevets pour évaluer l’évidence, approche qui consiste à examiner le problème à la lumière de l’état de la technique le plus proche.