Évidence ( page 3 de 4)

Énoncé de pratique relatif à l'évidence - Le 2 novembre 2009
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B - « Essai allant de soi » : éléments à considérer

La Cour suprême a souligné que « dans les domaines d'activité où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation » il peut être approprié de déterminer si l'objet revendiqué est évident parce que l'historique de l'invention aurait été un « essai allant de soi ». Les examinateurs des brevets examineront donc si un « essai allant de soi » est un élément pertinent à considérer pour déterminer le caractère évident de l'objet revendiqué.

La Cour a établi que plusieurs facteurs étaient applicables, selon la nature de l'affaire en cause, afin de déterminer si l'objet de la revendication était un « essai allant de soi ». La Cour a énoncé les facteurs suivants en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une liste exhaustive :

1. Est-il plus ou moins évident que l'essai sera fructueux? Existe-t-il un nombre déterminé de solutions prévisibles connues des personnes versées dans l'art?
2. Quels efforts — leur nature et leur ampleur — sont requis pour réaliser l'invention? Les essais sont-ils courants ou l'expérimentation est-elle longue et ardue de telle sorte que les essais ne peuvent être qualifiés de courants?
3. L'antériorité fournit-elle un motif de rechercher la solution au problème qui sous-tend le brevet?

Si la réponse aux questions (A) et (C) est affirmative et que la conclusion au point (B) est que l'objet de la revendication serait atteint par des essais courants qui ne sont ni longs ni ardus, on peut conclure que l'objet de la revendication est évident puisqu'il aurait été un « essai allant de soi » pour définir l'objet revendiqué à partir d'un nombre déterminé de solutions possibles, et qu'il est plus ou moins évident que l'une d'elles serait fructueuse.

Peu d'indications existent quant aux domaines d'activités où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation. Dans les cas où les éléments à considérer relativement à l'« essai allant de soi » ne sont pas appropriés, il est fortement improbable que les différents facteurs de la méthode seront satisfaits. Lorsqu'il existe un nombre déterminé de solutions identifiées et prévisibles connues de la personne versée dans l'art ainsi qu'une motivation dans les documents antérieurs pour trouver la solution abordée par la demande, on peut présumer que la personne est dans un domaine d'activités où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation. La question « seuil » consistant à déterminer si l'« essai allant de soi » est applicable est considérée comme étant intrinsèquement tranchée lorsque les facteurs du critère sont examinés.

Lorsque le critère de l'« essai allant de soi » est jugé approprié, la Cour a statué que plusieurs facteurs doivent être examinés, tout en précisant que la liste n'est pas exhaustive. Les questions à poser pour évaluer la conformité avec l'article 28.3 de la Loi sur les brevets sont les suivantes :

1. La personne versée dans l'art est-elle au courant, à la lumière de l'antériorité et de ses connaissances générales courantes, qu'il existe un nombre limité de solutions connues et prévisibles pour résoudre ce problème ou un problème semblable, de sorte qu'elle croit que l'une de ces solutions, de façon plus ou moins évidente, sera fructueuse pour résoudre le problème soulevé?

   Il n'est pas nécessaire de déterminer quelles sont les solutions parmi le nombre déterminé de solutions qui pourraient résoudre le problème de façon évidente, ni quelle est la solution la plus appropriée pour résoudre le problème, mais si la solution revendiquée n'est pas liée à ce nombre déterminé de solutions connues et prévisibles, il est peut probable que l'on conclut à un « essai allant de soi ».

2. Pourrait-on s'attendre à ce que la personne versée dans l'art arrive précisément à la solution revendiquée, à partir d'un nombre limité de solutions dont le concept a été déterminé à l'étape (A), sans étape inventive ou sans trop de difficultés? Autrement dit, arriverait-on à la solution par des méthodes courantes et prévisibles et sans déployer des efforts longs et ardus?

3. La personne versée dans l'art, à la lumière de l'antériorité, a-t-elle la motivation derrière la recherche d'une solution au problème qui sous-tend le brevet?

   Bien que l'existence d'une motivation, dans le sens le plus large, de résoudre des problèmes dans un domaine d'activités au moyen d'une recherche scientifique, peut être suffisante pour justifier un examen portant sur l'« essai allant de soi », il doit exister une motivation plus précise apparentée à celle de l'inventeur pour en arriver à la conclusion que l'invention revendiquée était un « essai allant de soi ». La personne versée dans l'art doit avoir été motivée d'effectuer des expériences dans le domaine de l'invention en vue de résoudre un problème identique ou similaire à celui abordé par l'inventeur en identifiant une solution comparable à celle qui est énoncée dans la revendication visée par l'examen.

   Comme il a été mentionné précédemment, les attitudes, les préjudices et les attentes qui définiraient la personne versée dans l'art ainsi que la connaissance du climat dans son domaine, sont des facteurs pertinents à examiner à cet égard et sont examinés à la lumière de l'état de l'antériorité.

Il convient de se rappeler que les éléments à considérer relativement à l'examen portant sur l'« essai allant de soi » sont utilisés pour déterminer si l'objet d'une revendication est le fruit de l'ingéniosité et qu'il n'est donc pas évident. Les facteurs (A) à (C) peuvent être perçus comme s'il s'agissait de déterminer s'il était évident qu'il fallait chercher une solution au problème abordé par les inventeurs (le facteur de la motivation) et si le cheminement menant à l'objet revendiqué était également évident. S'il n'y a aucune inventivité dans la recherche d'une solution ou dans son intégration sous une forme pratique, l'objet revendiqué n'est pas une idée originale et est donc évident.

Le Bureau est d'avis que l'examinateur doit évaluer de façon objective si le cheminement ayant mené à l'invention était long et ardu, en tenant compte de la nature de la personne versée dans l'art ainsi que des connaissances et du climat du domaine, ou des domaines pertinents, qui existent à la date de la revendication. En général, l'expérience subjective des inventeurs ne sera pas considérée pertinente à moins qu'il ne soit établi qu'elle reflète ce qui est attendu d'une hypothétique personne versée dans l'art.

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