Le guide des marques de commerce : Points essentiels

Veuillez noter : Le guide des marques de commerce fait présentement l'objet d'une mise à jour afin qu'il soit conforme aux dernières modifications apportées aux règlements en vigueur. La nouvelle version du guide sera disponible prochainement. Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez-nous. Nous nous excusons de tout inconvénient que cette mise à jour pourrait occasionner.

• Qu'est-ce qu'une marque de commerce?
• Autres formes de propriété intellectuelle
• Nom commercial et marque de commerce
• Marque de commerce enregistrée et marque de commerce non enregistrée
• Agents de marques de commerce
• Qui peut enregistrer une marque de commerce?
• Comment enregistrer une marque de commerce?
• Combien coûte l'enregistrement?
• Processus d'examen en cinq étapes
• Pendant combien de temps l'enregistrement est-il valide?
• Enregistrement à l'étranger

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Qu'est-ce qu'une marque de commerce?

Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ces éléments), servant à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers offerts sur le marché. Les marques de commerce en sont venues à représenter non seulement les marchandises et services réels, mais aussi la réputation du producteur. À ce titre, elles sont considérées comme une propriété intellectuelle importante. Une marque de commerce enregistrée peut être protégée de l'usage abusif et de l'imitation par procédure judiciaire.

Il existe trois catégories essentielles de marques de commerce :

1. Les marques ordinaires sont des mots ou des symboles (ou une combinaison de ces éléments) qui distinguent les marchandises ou les services d'une entreprise déterminée. Supposons que le requérant a ouvert une entreprise de messageries qu'il appelle Grand Galop. Il pourrait enregistrer ces mots comme une marque de commerce pour le service qu'il offre (si toutes les exigences légales ont été satisfaites).
2. Les marques de certification identifient les marchandises ou les services qui répondent à une norme définie. Elles appartiennent à une seule personne qui accorde des licences à d'autres personnes pour identifier les marchandises ou les services qui répondent à une norme définie. À titre d'exemple, on peut citer d'une part, le dessin de Woolmark, propriété du Woolmark Americas, Ltd., qui est apposé sur les vêtements et d'autres marchandises et, d'autre part, le logo de l'Association des ingénieurs professionnels.
3. Le signe distinctif identifie le façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou le mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises. Si le requérant fabrique des bonbons en forme de papillon, il voudra peut-être enregistrer cette forme comme marque de commerce en tant que « signe distinctif ».

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Autres formes de propriété intellectuelle

Les gens confondent parfois les marques de commerce avec le droit d'auteur, les dessins industriels, les brevets et les topographies de circuits intégrés. Ce sont tous des droits accordés pour la créativité intellectuelle et des formes de propriété intellectuelle. Cependant :

• les brevets visent les nouvelles inventions (procédé, machine, fabrication, composition de matériaux), ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante;
• les droits d'auteur protègent les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques), ainsi que trois autres objets du droit d'auteur soit : la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication;
• les dessins industriels concernent les caractéristiques visuelles touchant la configuration (forme), le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliqués à un article manufacturé;
• les topographies de circuits intégrés concernent la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas informatiques.

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Nom commercial et marque de commerce

Un nom commercial est le nom sous lequel on poursuit les activités d'une entreprise. Il peut s'agir de son propre nom, du nom d'une société commerciale, d'une société en nom collectif, ou d'un nom adopté pour une partie de ladite entreprise, c'est-à-dire une division de la société. Un nom commercial ne peut être enregistré en vertu de la Loi sur les marques de commerce que s'il est utilisé en tant que marque de commerce, c'est-à-dire pour identifier des marchandises ou des services.

Par exemple, disons que le requérant possède une entreprise de crème glacée et que son entreprise s'appelle A.B.C. limitée.

Exemple 1—Les gens connaissent sa crème glacée sous le nom de A.B.C., parce qu'il utilise ce nom comme marque de commerce ou en association avec sa crème glacée. Il peut donc enregistrer A.B.C. comme une marque de commerce.

Exemple 2—Les gens connaissent sa crème glacée sous le nom dont il a fait la promotion, par exemple : Pôlenord. Même si le nom officiel de son entreprise est A.B.C. limitée, personne ne l'associe avec ses produits. Par conséquent, A.B.C. ne peut être considérée comme une marque de commerce à moins qu'il commence à l'utiliser comme telle.

Dans certains cas, l'enregistrement d'une marque de commerce peut être déclaré invalide en raison du fait que l'on a déjà utilisé au Canada un nom commercial qui est semblable à la marque enregistrée. Idéalement, le requérant devrait effectuer une recherche des noms commerciaux existants avant de déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce. Pour ce faire, il peut consulter diverses sources, notamment la base de données NUANS (système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce). Une recherche parmi les noms commerciaux apparaissant dans les annuaires téléphoniques des villes d'un bout à l'autre du Canada est aussi conseillée. Pour effectuer une recherche en profondeur, il vaut mieux retenir les services d'un agent de marques de commerce pour effectuer le travail.

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Marque de commerce enregistrée et marque de commerce non enregistrée

Une marque de commerce enregistrée en est une qui est inscrite au Registre des marques de commerce. Le requérant n'est pas tenu d'enregistrer sa marque de commerce—l'utilisation d'une marque pendant une certaine période de temps peut établir le droit de propriété grâce au droit coutumier—mais il est fortement recommandé de le faire.

Le requérant doit toutefois demander l'enregistrement d'une marque de commerce en ce qui concerne les métaux précieux. Si les marchandises doivent passer par les douanes, il faut présenter un reçu de demande d'enregistrement.

L'enregistrement d'une marque de commerce donne le droit exclusif d'utiliser la marque dans tout le Canada pendant 15 ans; l'enregistrement est par la suite renouvelable tous les 15 ans. Si vous désirez enregistrer une marque de commerce à l'étranger, vous devez faire une demande auprès du pays avec lequel vous voulez enregistrer votre marque.

L'enregistrement est une preuve prima facie du droit de propriété. Advenant un litige, le propriétaire enregistré n'a pas à prouver son droit de propriété; c'est au contestataire qu'il appartient de faire la preuve. L'utilisation d'une marque de commerce non enregistrée peut entraîner des poursuites judiciaires longues et coûteuses afin de déterminer qui a le droit d'utiliser la marque en question.

Il faut également se rappeler qu'une marque de commerce enregistrée est un atout important pour l'expansion d'une entreprise, grâce à l'octroi de franchises. Il convient également de noter que si l'on n'utilise pas la marque pendant une période prolongée, l'enregistrement peut être annulé.

Examinons un autre scénario. Depuis les cinq dernières années, le requérant exploite, dans sa ville natale de Nouvelle-Écosse, un magasin de crème glacée qui connaît un grand succès sous le nom de « Pôlenord ». Il n'a jamais entendu parler d'autres « Pôlenord » et il ne s'est jamais préoccupé de faire enregistrer sa marque de commerce. Dans l'intervalle, une entreprise de l'Ontario a enregistré la marque de commerce « Pôlenord » pour identifier sa chaîne de repas spaghetti et sauce tomate maison en pleine croissance. Pendant qu'elle effectue des recherches dans le cadre d'un plan d'expansion dans les Maritimes, l'entreprise de l'Ontario découvre le magasin du requérant et intente une poursuite contre lui. D'après les faits reconnus par la Cour, cette poursuite peut donner lieu à une ordonnance qui empêche le requérant d'utiliser le nom « Pôlenord ». Cette situation ne pouvait tomber à un pire moment, étant donné qu'il envisageait justement d'agrandir son commerce. Cette situation aurait pu être évitée si avaient été établis, hors de tout doute, les droits sur la marque de commerce par l'enregistrement de cette dernière.

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Agents de marques de commerce

La préparation d'une demande d'enregistrement de marque de commerce et le suivi de ce processus peuvent se révéler une tâche complexe, notamment si un tiers conteste le droit sur ladite marque. Le requérant peut produire lui-même une demande d'enregistrement, mais il est fortement recommandé de faire appel à un agent de marques de commerce pour agir en son nom.

Pour pouvoir devenir agent de marques de commerce, un résident canadien doit avoir travaillé pendant au moins 24 mois dans le domaine des marques de commerce et doit avoir réussi l'examen d'aptitude.

Un résidant canadien qui est avocat ou notaire dans la province de Québec peut devenir agent de marques de commerce en réussissant l'examen d'aptitude ou en travaillant dans le domaine du droit des marques de commerce pendant au moins 24 mois.

Un agent de marques de commerce d'expérience compétent et bien informé peut éviter au requérant des problèmes occasionnés par des obstacles tels qu'une demande mal préparée ou des recherches insuffisantes. Si on envisage d'enregistrer des marques de commerce dans d'autres pays, il est vivement recommandé de recourir à un agent de marques de commerce.

Vous trouverez une liste d'agents de marques de commerce dans le site Web de l'OPIC. Toutefois, le Bureau ne peut vous recommander un agent en particulier. L'annuaire téléphonique régional est une autre source où l'on peut trouver le nom d'agents.

Une fois que le requérant a nommé un agent, le Bureau des marques de commerce ne communiquera avec personne d'autre au sujet de la demande. Toutefois, le requérant peut changer d'agent à n'importe quel moment.

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Qui peut enregistrer une marque de commerce?

Compagnies, particuliers, sociétés, syndicats et associations légales peuvent faire enregistrer leurs marques d'identification pour des produits ou des services pourvu qu'ils répondent aux exigences de la Loi sur les marques de commerce et son règlement d'application.

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Comment enregistrer une marque de commerce?

On peut enregistrer une marque de commerce électroniquement en déposant une demande d'enregistrement auprès du Bureau des marques de commerce, à Gatineau (Québec). La demande est ensuite soumise à un processus d'examen rigoureux dans le but de s'assurer qu'elle répond à toutes les exigences de la Loi sur les marques de commerce. Il faut se rappeler que, dans la plupart des cas, la marque de commerce doit être utilisée au Canada avant de pouvoir être enregistrée. Même si la demande peut se fonder sur « l'emploi projeté », le requérant est tenu d'utiliser sa marque de commerce avant que l'enregistrement puisse se faire.

Dans les pages suivantes, nous énoncerons les étapes à suivre pour obtenir l'enregistrement.

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Combien coûte l'enregistrement?

Les frais de base imposés par le gouvernement fédéral sont les suivants :

• des frais de 250 $ si soumis en ligne ou tout autre cas 300 $ (non remboursables) sont exigibles au moment de la production de toute demande d'enregistrement d'une marque;
  
• des frais de 200 $ pour le certificat d'enregistrement sont par la suite exigibles si la demande est admise.

Ces frais ne tiennent pas compte des honoraires de l'agent, lorsqu'on a recours à ses services.

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Processus d'examen en cinq étapes

Lorsque le Bureau des marques de commerce reçoit la demande du requérant, il procède comme suit :

1. Il effectue des recherches dans les archives des marques de commerce afin de trouver toute autre marque de commerce pouvant entrer en conflit avec celle soumise par le requérant et, advenant qu'il en découvre une, il en avise le requérant.
2. Il examine la demande afin de voir si elle est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce et son règlement d'application, et informe le requérant des exigences qui ne sont pas satisfaites par la demande.
3. Il publie la demande dans le Journal des marques de commerce, qui paraît tous les mercredis et qui est accessible à partir du site Web de l'OPIC.
4. Il laisse le temps nécessaire pour que le public fasse opposition (conteste) à la demande. N'importe qui, moyennant le paiement de frais de 750 $, peut déposer une déclaration d'opposition auprès du registraire. Après examen de la preuve présentée par l'une ou l'autre partie, ou par les deux à la fois, le registraire décide de rejeter la demande du requérant ou l'opposition du concurrent. Les parties sont notifiées de la décision prise et des raisons qui la motivent.
5. Si personne ne dépose une déclaration d'opposition à la demande, la marque est admise. Sur paiement de frais d'enregistrement de 200 $ et la production d'une déclaration d'emploi—dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce avec emploi projeté—la marque est enregistrée.

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Pendant combien de temps l'enregistrement est-il valide?

L'enregistrement est valide pour une période de 15 ans, et par la suite le propriétaire peut renouveler l'enregistrement tous les 15 ans moyennant le versement des frais de renouvellement de 350 $ (si soumis en ligne ou tout autre cas 400 $).

Toutefois, veuillez prendre note que votre enregistrement peut être l'objet d'une procédure concernant l'article 45 ou d'une procédure de radiation devant la Cour fédérale du Canada (voir Radiation d'un enregistrement d'une marque de commerce dans la section Autres procédures).

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Enregistrement à l'étranger

L'enregistrement de la marque de commerce auprès du Bureau des marques de commerce ne protège les droits du propriétaire qu'au Canada. S'il vend des marchandises ou des services dans d'autres pays, il doit envisager d'enregistrer sa marque dans chacun de ces pays.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement à l'étranger, on peut communiquer avec un agent de marques de commerce ou les ambassades des pays en question.

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Le guide des marques de commerce
|Table des matières | Introduction | S'assurer que sa marque de commerce peut être enregistrée | Processus d'enregistrement d'une marque de commerce | Autres procédures | Renseignements supplémentaires | Tarif des droits | Annexe A - Vingt questions courantes sur les marques de commerce | Annexe B - Présentation de la demande | Annexe C - Votre demande d'enregistrement de marque de commerce | Glossaire |