Traité sur le droit des brevets modifications nécessaires du droit et de la pratique au canada: article 7 et règle 7 (représentation)

Traité sur le droit des brevets (PDF - 231 KB - 15 pages)

Rédigé pour l'Office de propriété intellectuelle du Canada (OPIC)
par Alan Troicuk, avocat de l'OPIC, ministère de la Justice

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Article 5 et règle 2 (date de dépôt)
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Article 6 et règles 3, 4 et 6 (demande)
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Article 7 et règle 7 (représentation)
Article 8 et règles 8, 9 et 10 (communications; adresses)
Article 10 (validité du brevet; révocation)
Article 11 et règle 12 (sursis en matière de délais)
Article 12 et règle 13 (rétablissement des droits)
Article 13 et règle 14 (priorité)
Règle 15 (inscription d'un changement de nom)
Règle 16 (inscription d'un changement de déposant ou de titulaire)
Règle 18 (rectification d'une erreur)
Règle 19 (moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro)

Article 7 et règle 7 (représentation)

Pour assurer la conformité à l'article 7.2)b) PLT, il faudra modifier l'article 6 RBC afin de permettre le paiement d'une taxe de maintien en vigueur par une personne quelconque. S'agissant des taxes autres que la taxe de maintien en vigueur, il faut aussi modifier l'article 6 RBC pour assurer la conformité à l'article 7.2)a)ii) PLT, mais le Canada pourrait choisir entre les deux options suivantes : 1) permettre que la taxe soit payée par une personne quelconque; 2) exiger que la taxe soit payée, au choix du déposant, soit par le déposant, soit par son mandataire.

Arrticle 8 et règles 8, 9 et 10 (communications; adresses)

Dépôt sous forme électronique

La règle 8.2)a) PLT exigera (dans certaines conditions qui s'appliqueront probablement dans l'avenir) que le BCB accepte le dépôt sous forme électronique de communications conformément aux conditions de dépôt sous forme électronique du PCT prescrites en vertu des règles 89bis et 92.4 PCT. Cela exigera des modifications de la pratique actuelle du BCB.

Formulaires internationaux types

L'article 8.3) PLT exigera que le BCB accepte les communications déposées sur les formulaires internationaux types que la règle 20.1) PLT obligera l'Assemblée du PLT à établir pour : i) le pouvoir; ii) la requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse; iii) la requête en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire; iv) le certificat de cession; v) la requête en inscription, ou en radiation de l'inscription, d'une licence; vi) la requête en inscription, ou en radiation de l'inscription, d'une sûreté réelle; vii) la requête en rectification d'une erreur. En lui-même, l'article 8.3) PLT ne semble pas exiger de modifications de la LBC ou des RBC; par contre, il faudra suivre les travaux de l'Assemblée du PLT portant sur l'établissement des formulaires internationaux types, pour voir si les formulaires qui finiront par être établis feront en sorte que des modifications sont nécessaires.

Signatures

Dans le cadre de la LBC et des RBC, des signatures ne sont exigées que dans quelques situations (c'est-à-dire pour les cessions en vertu des articles 49 et 50 LBC et pour les mémoires et avis prévus aux articles 16, 20 et 21 RBC). Dans ces situations, la règle 9.5)b) PLT exigera (dans certaines conditions qui s'appliqueront probablement dans l'avenir) que le BCB accepte des signatures sous forme électronique qui respectent les conditions du PCT pour les signatures sous forme électronique.

L'article 8.4)b) et la règle 9.6) PLT prévoient qu'aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une signature communiquée à son office soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière, sauf dans le cas d'une procédure quasi-judiciaire ou pour confirmer certaines signatures sous forme électronique. Cela rendra nécessaire de modifier et peut-être de supprimer les paragraphes 49(3) et 50(3) LBC.

Indications dans les communications

L'alinéa 7c) RBC, qui prévoit que les communications adressées au commissaire au sujet d'une demande doivent contenir le titre de l'invention, n'est pas compatible avec l'article 8.5) et la règle 10.1) PLT.

Représentant pour fins de signification

La règle 10.4) PLT exigera que l'article 29 LBC soit modifié de façon que, en cas de constitution de mandataire, l'adresse du mandataire soit considérée comme l'adresse exigée à l'article 29 LBC, à moins que le déposant n'indique une autre adresse. Cette difficulté mise à part, il semble que l'exigence, prévue à l'article 29 LBC, que le déposant « désigne … une personne ou une maison d'affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada pour le représenter » peut se justifier comme étant au fond l'exigence d'une adresse d'un type que permettent l'article 6.1) PLT, en raison de son incorporation de l'article 27.7 PCT, ainsi que l'article 8.6) et la règle 10.2) PLT. Néanmoins, il pourrait être préférable de remanier l'article 29 LBC pour obtenir une correspondance plus étroite avec ce qui est expressément permis par le PLT et le PCT.

Article 10 (validité du brevet; révocation)

L'article 10.1) PLT interdit notamment d'invalider le brevet pour non-paiement de la taxe au stade de la demande, à moins de fraude. Cela exigera des modifications de la LBC, surtout si l'on tient compte de la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale Dutch Industries Ltd. c. Commissaire aux brevets et al. (2001), 14 C.P.R. (4th) 499. Il serait probablement souhaitable d'inclure la substance intégrale de l'article 10.1) PLT dans la LBC, à la fois pour couvrir la situation de non-paiement de la taxe et pour lever tout doute à l'égard de l'inobservation des autres conditions de forme visées à l'article 10.1) PLT.

Article 11 et règle 12 (sursis en matière de délais)

L'article 11 PLT ne s'applique qu'aux délais fixés par l'office, non aux délais fixés par la loi ou par le règlement. Le terme « office » est défini à l'article 1.i) PLT comme « l'organisme d'une Partie contractante chargé de la délivrance des brevets ou d'autres questions se rapportant au présent traité », ce qui correspond, selon la Loi sur les brevets du Canada, au commissaire aux brevets. Au Canada, le seul délai qui semble touché est le délai prévu à l'alinéa 73(1)a) LBC pour répondre à une demande d'un examinateur lorsque le commissaire a fixé pour la réponse un délai inférieur à six mois. Lorsque le commissaire n'exerce pas le pouvoir discrétionnaire lui permettant de fixer un délai plus court selon l'alinéa 73(1)a) LBC, le délai de réponse de six mois qui s'applique par défaut ne semble pas constituer un délai fixé par l'office et ne serait donc pas couvert par l'article 11 PLT.

Le sursis qu'offrent actuellement la LBC et les RBC en cas d'inobservation des délais plus courts fixés par le commissaire en vertu de l'alinéa 73(1)a) LBC n'est pas conforme à l'article 11 et à la règle 12 PLT. En vue d'assurer la conformité, on a le choix entre trois possibilités de modification de la LBC et/ou des RBC :

(i) Modifier l'alinéa 73(1)a) pour enlever au commissaire le pouvoir discrétionnaire de fixer un délai de réponse plus court. L'alinéa 73(1)a) pourrait alors soit établir un délai fixe, soit prévoir que ce délai soit fixé par règlement.

(ii) Modifier l'alinéa 12(1)j.8) LBC et les RBC pour prévoir, dans le cas d'inobservation du délai plus court fixé par le commissaire en vertu de l'alinéa 73(1)a) LBC, une prorogation rétroactive automatique, sur demande, d'au moins deux mois [conformément à l'article 11.1)ii) et à la règle 12.1) et 2) PLT].

(iii) Modifier l'article 98 RBC pour prévoir que, dans le cas d'un abandon en raison de l'inobservation d'un délai plus court fixé en vertu de l'alinéa 73(1)a) LBC, le délai prévu pour le rétablissement de la demande expire au moins deux mois après que l'office a notifié au déposant qu'il n'a pas répondu dans le délai imparti [conformément à l'article 11.2)ii) et à la règle 12.4) PLT].

Les options (ii) and (iii) ci-dessus ne sont pas souhaitables, car elles semblent nécessiter l'établissement d'une procédure juridique et opérationnelle relativement complexe. On peut également considérer l'option (i) non souhaitable si le délai de réponse était fixé à six mois dans tous les cas. Une solution qu'on pourrait envisager et qui serait compatible avec le PLT serait d'établir un délai de réponse fixe de quatre mois, sous réserve de la possibilité d'obtenir une seule prorogation de deux mois si le commissaire est convaincu que les circonstances justifient la prorogation. Cette formule assurerait la conformité à l'article 6.7) et 8) PLT, qui ne permet pas, ainsi que nous en avons traité ci-dessus à propos de l'article 6 PLT, de fixer un délai de moins de deux mois à compter de la date de la demande de respecter une condition relative à la forme ou au contenu.

Article 12 et règle 13 (rétablissement des droits)

L'article 12 et la règle 13 PLT vont exiger des modifications aux délais canadiens pour remédier au non-paiement de la taxe de maintien en vigueur (appelée taxe de maintien en état). À l'heure actuelle, le droit canadien permet en fait de remédier au non-paiement de la taxe de maintien en vigueur tant pour les demandes que pour les brevets dans un délai de 12 mois à compter de l'échéance du paiement en cause : i) dans le cas du non-paiement de la taxe de maintien en vigueur à l'égard d'une demande, l'article 98 RBC permet de présenter une demande de rétablissement avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de l'échéance du paiement en cause; ii) dans le cas du non-paiement de la taxe de maintien en vigueur à l'égard d'un brevet, les articles 31 et 32 du tarif des taxes permettent d'effectuer un paiement en retard, avec une surtaxe pour retard, dans le délai de grâce d'un an à compter de l'échéance du paiement en cause. Selon la règle 13.2) PLT, le délai pour remédier au non-paiement de la taxe de maintien en vigueur est « le premier des deux délais suivants à arriver à expiration : i) deux mois au moins à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte considéré; ii) … douze mois au moins à compter de la date d'expiration du délai de grâce prévu à l'article 5bis de la Convention de Paris ».

Article 13 et règle 14 (priorité)

Dépôt tardif de la demande ultérieure

L'article 13.2) et la règle 14.4)a) PLT exigeront une modification de la LBC pour prévoir la restauration du droit de priorité lorsqu'une demande ultérieure est déposée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité et que la demande ultérieure n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix du Canada, que l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle.

Défaut de fourniture à temps d'une copie d'une demande antérieure

Ainsi qu'il est observé dans la note 13.08 des Notes explicatives sur le Traité sur le droit des brevets et sur le règlement d'exécution, l'article 13.3) PLT « offre une solution au déposant qui a perdu un droit de priorité parce que l'office auprès duquel la demande initiale a été déposée n'a pas fourni la copie de cette demande à temps pour que le délai applicable selon l'article 6 soit respecté, bien que la demande lui en ait été faite en temps voulu ». En pratique, il est très peu probable qu'on ait recours à cette solution au Canada, puisque, selon l'article 89 RBC, des copies des demandes antérieures ne sont exigées que dans des circonstances très limitées et seulement au stade de l'examen. Toutefois, pour assurer la pleine conformité au PLT, il semblerait préférable de modifier la LBC et/ou les RBC pour inclure cette solution.

Règle 15 (inscription d'un changement de nom)

Il faudra modifier l'article 39 RBC pour assurer la conformité à la règle 15.4) PLT, qui, à l'égard des requêtes en changement de nom du déposant ou du titulaire, prévoit : « Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l'office que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication figurant dans la requête. »

Règle 16 (inscription d'un changement de déposant ou de titulaire)

Il faudra modifier les articles 49 et 50 LBC et l'article 38 RBC pour assurer la conformité avec les conditions simplifiées qui peuvent être exigées pour la requête en inscription de cessions, définies à la règle 16 PLT. En particulier, dans le cas où le changement de déposant ou de titulaire résulte d'un contrat, la règle 16.2)a) PLT limite les documents que l'office peut exiger, à l'un des documents suivants, au choix du requérant [selon la règle 16.6) PLT, il ne peut être exigé de preuves supplémentaires que lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication] :

i) une copie du contrat; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l'original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l'office;

ii) un extrait du contrat établissant le changement; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l'original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l'office;

iii) un certificat de cession contractuelle de propriété non certifié conforme, établi conformément au formulaire international type de certificat de cession quant au contenu et signé à la fois par le déposant et le nouveau déposant ou par le titulaire et le nouveau titulaire.

Règle 18 (rectification d'une erreur)

La règle 18 PLT détermine les conditions de forme et la procédure applicables à la requête en rectification, par l'office, d'une erreur ne se rapportant pas à la recherche ou à l'examen quant au fond, mais elle ne régit pas les conditions de fond qu'une Partie contractante peut appliquer pour apprécier l'admissibilité d'une correction. La règle 18 PLT ne semble pas exiger de modifications de la LBC ou des RBC, mais il pourrait être souhaitable d'établir des directives internes pour assurer que toute condition requise par le BCB dans l'application de l'article 8 LBC ou de l'article 35 RBC soit conforme à la règle.

Règle 19 (moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro)

La règle 19 PLT expose certains moyens de remplacement que l'office peut accepter pour identifier une demande lorsqu'il est exigé qu'une demande soit désignée par son numéro et qu'elle n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu. Cela exigera quelques modifications mineures des RBC, par exemple en ce qui concerne l'obligation de fournir un numéro de demande prévue aux articles 2 et 4 de la formule 3 de l'annexe I RBC.

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