Traité sur le droit des brevets: modifications nécessaires du droit et de la pratique au canada: article 6 et règles 3, 4 et 6 (demande)

Traité sur le droit des brevets (PDF - 231 KB - 15 pages)

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Rédigé pour l'Office de propriété intellectuelle du Canada (OPIC)
par Alan Troicuk, avocat de l'OPIC, ministère de la Justice

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Article 5 et règle 2 (date de dépôt)
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Article 6 et règles 3, 4 et 6 (demande)
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Article 7 et règle 7 (représentation)
Article 8 et règles 8, 9 et 10 (communications; adresses)
Article 10 (validité du brevet; révocation)
Article 11 et règle 12 (sursis en matière de délais)
Article 12 et règle 13 (rétablissement des droits)
Article 13 et règle 14 (priorité)
Règle 15 (inscription d'un changement de nom)
Règle 16 (inscription d'un changement de déposant ou de titulaire)
Règle 18 (rectification d'une erreur)
Règle 19 (moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro)

Article 6 et règles 3, 4 et 6 (demande)

Preuve du droit de déposer une demande

Il faut modifier l'article 37 RBC pour le rendre conforme à la règle 51bis.2.a)ii) PCT, incorporée au PLT par l'article 6.1) PLT et interdisant à l'office, à moins qu'il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, d'exiger un document ou une preuve relatif au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet, si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.ii) PCT a été présentée.

Revendications de priorité

Le paragraphe 28.4(2) LBC, l'alinéa 88(1)b) et le sous-alinéa 88(1)c)(ii) RBC, ainsi que l'article 4 de la formule 3 de l'annexe I RBC sont incompatibles avec l'article 6.1) PLT dans la mesure où ces dispositions rendent obligatoire d'informer le commissaire du numéro de la demande antérieurement déposée de façon régulière pour former une revendication valide de priorité. L'article 6.1) PLT rend applicable la restriction formulée par la règle 26bis PCT, portant qu'« une revendication de priorité n'est pas considérée comme n'ayant pas été présentée seulement parce que l'indication du numéro de la demande antérieure … est manquante ».

Conformément à la règle 4.10.a)iv) et v) et à la règle 4.10.b) PCT qui sont incorporées par l'article 6.1) PLT, il faut modifier les paragraphes 88(3) et (4) RBC pour les rendre applicables tant aux demandes déposées selon le PCT qu'aux demandes non déposées selon le PCT.

L'article 89 RBC est potentiellement incompatible avec la règle 4.1) PLT dans la mesure où il n'impose pas de restriction quant au délai dans lequel l'examinateur peut demander au déposant de déposer une copie certifiée conforme de la demande antérieurement déposée. La règle 4.1) PLT précise qu'une copie peut être exigée « dans un délai d'au moins 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure en question ou, lorsqu'il y en a plusieurs, à compter de la date de dépôt de la plus ancienne de ces demandes antérieures ». Ce délai de dépôt de la copie pourrait être mis en œuvre par la voie administrative ou un délai exprès pourrait être ajouté à l'article 89 RBC.

L'article 89 RBC est potentiellement incompatible avec la règle 4.3) PLT, qui interdirait au BCB d'exiger une copie d'un document de priorité si celui-ci a été déposé auprès du BCB, ou est accessible au BCB auprès d'une bibliothèque numérique agréée par le BCB à cet effet [l'OMPI planifie actuellement la création d'une telle bibliothèque numérique pour les documents de priorité]. Ces restrictions quant aux circonstances dans lesquelles une copie peut être exigée pourraient être mises en œuvre par la voie administrative ou des restrictions expresses pourraient être ajoutées à l'article 89 RBC.

Modèles et échantillons

L'article 38 LBC, qui autorise le commissaire à exiger des modèles et des échantillons, est incompatible avec l'article 6.1) PLT.

Pétition

Le paragraphe 27(2) LBC dispose que la demande doit contenir une pétition et l'article 77 RBC prévoit que la pétition « est établie selon la formule 3 de l'annexe I et les instructions connexes, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s'y appliquent ». Il faudra modifier ces dispositions pour les rendre conformes à l'article 6.2) et à la règle 3.2) PLT.

L'article 6.2)a) PLT limite le contenu de la demande dont la présentation sur le formulaire de requête peut être exigée aux éléments suivants : 1) le contenu correspondant au contenu d'un formulaire de requête selon le PCT, 2) le contenu qui peut être exigé au cours de la phase nationale d'une demande selon le PCT, et 3) le contenu supplémentaire restreint qui est prescrit selon l'article 6.1)iii) PLT, notamment certaines indications déterminées lorsque le déposant souhaite qu'une demande soit traitée en tant que demande divisionnaire. L'article 6.2)b) PLT oblige une Partie contractante à accepter la présentation du contenu exigé sur le formulaire de requête prévu à la règle 3.2). La règle 20.2) PLT prévoit qu'une fois le PLT entré en vigueur, l'Assemblée du PCT détermine les modifications, visées à la règle 3.2)i), à apporter au formulaire de requête prévu par le PCT; jusqu'au moment où ces modifications auront été arrêtées, il y aura une certaine incertitude quant aux modifications à apporter à la formule 3 de l'annexe I RBC.

i) L'article 1 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

1. Le demandeur, ____________, dont l'adresse complète est ____________, demande qu'un brevet lui soit accordé pour l'invention ayant pour titre ____________, qui est décrite et revendiquée dans le mémoire descriptif ci-joint.

Le Canada ne pourra pas exiger que cette formulation soit employée, mais il pourra exiger que le formulaire de requête contienne le nom et l'adresse du déposant, ainsi qu'un titre, puisque ces éléments font partie du contenu facultatif ou obligatoire du formulaire de requête selon le PCT [règle 4.1.a)ii) et iii) et règle 4.5 PCT]. La formulation « demande qu'un brevet lui soit accordé » semble équivalente à la formulation « une indication selon laquelle le déposant souhaite que la demande soit traitée comme une demande nationale ou régionale », qui peut être exigée selon la règle 3.2)ii) et iii) PLT; on peut penser que cette indication sera incluse dans les modifications mentionnées à la règle 3.2)i) PLT. L'obligation, prévue à l'article 1 de la formule 3 RBC, d'inclure les mots « qui est décrite et revendiquée dans le mémoire descriptif ci-joint » ne semble pas compatible avec l'article 6.2) et avec la règle 3.2) PLT.

ii) L'article 2 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

2. La présente demande est une demande complémentaire de la demande portant le numéro ______, et déposée au Canada le ____________.

Le fond de cette règle est permis par les articles 6.1)iii) et 6.2)a) et par la règle 3.1)b) PLT. S'agissant des exigences de présentation, les éléments dont on pourra exiger l'inclusion dans le formulaire de requête semblent dépendre des modifications que l'Assemblée du PLT décidera d'apporter, en vertu de la règle 20.2) PLT, pour l'application de la règle 3.2)i) PLT et du point de savoir si le formulaire de requête actuel selon le PCT est modifié (comme cela a été proposé) pour permettre au déposant d'indiquer que la demande doit être traitée comme une demande divisionnaire. La note R3.02 des Notes explicatives sur le PLT indique que les modifications décidées par l'Assemblée en vertu de la règle 20.2) pourraient consister « à ajouter des indications selon lesquelles le déposant souhaite que le demande soit traitée en tant que demande divisionnaire ». On ne voit pas bien comment la règle 3.2)ii) et iii) PLT s'appliquerait actuellement aux demandes divisionnaires puisque le formulaire de requête actuel selon le PCT ne tient pas compte des demandes divisionnaires.

iii) L'article 3 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

3.(1) Le demandeur est le seul inventeur.

(2) L'inventeur est ____________, dont l'adresse complète est ____________, et le demandeur est titulaire du droit à l'invention ou de l'intérêt entier dans l'invention au Canada.

Les instructions de la formule 3 indiquent : « Le demandeur inclut dans la pétition soit le paragraphe 3(1), soit le paragraphe 3(2). »

Le Canada ne pourra pas exiger que cette formulation soit employée, mais il pourra exiger que la substance soit incluse dans le formulaire de requête. En particulier, le Canada pourra exiger que le formulaire de requête contienne : 1) le nom et l'adresse de l'inventeur, puisqu'ils font partie du contenu facultatif ou obligatoire du formulaire de requête selon le PCT [règle 4.6, 4.17.i) ou ii) PCT], et 2) une déclaration selon laquelle le déposant a le droit de demander et d'obtenir un brevet, puisque cela fait partie du contenu facultatif du formulaire de requête selon le PCT [règle 4.17.ii) PCT].

iv) L'article 4 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

4. Le demandeur revendique la priorité à l'égard de la demande en raison de la demande qui suit, déposée antérieurement de façon régulière :

Les instructions de la formule 3 indiquent : « Les demandes de priorité peuvent figurer dans l'article 4 de la pétition ou dans un document distinct. »

Étant donné les instructions de la formule 3, l'inclusion dans la pétition des renseignements sur la priorité est facultative et il ne se pose donc pas de question de compatibilité avec l'article 6.2) PLT. Il ne semble pas y avoir de raison pour exiger que les renseignements sur la priorité soient inclus dans le formulaire de requête; dans le souci d'être exhaustif, nous mentionnons néanmoins que le Canada, s'il le souhaitait, pourrait, dans la conformité à l'article 6.2)a) PLT, exiger que le formulaire de requête contienne les précisions au sujet de toute revendication de priorité, puisqu'elles font partie du formulaire de requête selon le PCT [règle 4.10 PCT]. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus sous le titre « Revendications de priorité », l'inclusion du numéro de priorité ne peut être obligatoire. Compte tenu de l'article 13 PLT, il ne serait pas possible d'exiger qu'une revendication de priorité soit présentée au moment du dépôt, mais il serait possible d'exiger qu'un formulaire de requête modifié soit déposé lorsqu'une revendication de priorité est présentée après la date de dépôt.

v) L'article 5 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

5. Le demandeur désigne ____________, dont l'adresse complète au Canada est ____________, pour le représenter au Canada conformément à l'article 29 de la Loi sur les brevets.

L'article 78 RBC dispose : « Pour l'application de l'article 29 de la Loi, la désignation d'un représentant au Canada est incluse dans la pétition conformément à l'article 5 de la formule 3 de l'annexe I ou dans un document distinct. »

Les instructions de la formule 3 indiquent : « Dans les articles 5 …, la désignation de représentants … peuvent aussi figurer dans un document distinct. »

Étant donné l'article 78 RBC et les instructions de la formule 3, l'inclusion dans la pétition de la désignation d'un représentant est facultative. Puisque l'article 6.2) PLT n'impose de restrictions que sur les éléments qui doivent être inclus dans le formulaire de réquisition, et non sur les éléments qui peuvent y être inclus au choix du déposant, l'article 5 de la formule 3 est compatible avec l'article 6.2) PLT. [Cependant, il faudra modifier l'article 29 LBC pour le rendre conforme à l'article 8.6) et à la règle 10.4) PLT et ces modifications sont traitées ci-dessous sous le titre « Représentant pour fins de signification ».]

vi) L'article 6 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

6. Le demandeur nomme ____________, dont l'adresse complète est ____________, son agent de brevets.

Les instructions de la formule 3 indiquent : « Dans les articles … 6 …, … la nomination d'agents de brevet peuvent aussi figurer dans un document distinct. »

Étant donné l'article 78 RBC et les instructions de la formule 3, l'inclusion dans la pétition de la nomination d'un agent de brevets est facultative et il ne se pose donc pas de question de compatibilité avec l'article 6.2) PLT. Le Canada pourrait toutefois, s'il le souhaitait, exiger, conformément à l'article 6.2) PLT, que la nomination d'un mandataire, y compris l'indication de son nom et de son adresse, soit faite dans la requête, puisque ces éléments font partie du contenu du formulaire de requête selon le PCT [règle 4.7 PCT].

vi) L'article 7 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

7. Le demandeur croit avoir droit au titre de petite entité au sens de l'article 2 des Règles sur les brevets.

L'article 7 devra être supprimé comme élément devant obligatoirement figurer (dans les situations où il s'applique) dans la formule 3. Le contenu de l'article  7 ne correspond pas au contenu du formulaire de requête selon le PCT et l'article 6.2)a) PLT interdit donc d'exiger que cet élément soit présenté dans le formulaire de requête.

vii) L'article 8 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

8. Le demandeur demande que la figure n° ____________ des dessins soit jointe à l'abrégé quand il sera rendu accessible au public pour consultation sous le régime de l'article 10 de la Loi sur les brevets ou publié.

Le contenu de l'article 8 ne correspond pas au contenu du formulaire de requête selon le PCT et l'article 6.2)a) PLT n'interdit donc pas d'exiger qu'il soit présenté dans le formulaire de requête. Au fond, l'article 8 est manifestement un élément facultatif, à insérer dans la pétition au choix du déposant, et il serait donc compatible avec l'article 6.2) PLT de maintenir cet article (bien qu'il soit peut-être souhaitable de modifier les instructions pour établir clairement la nature facultative de cet article).

Inobservation de conditions relatives à la forme ou au contenu

L'article 6.7) et 8) et la règle 6.2) et 3) PLT prévoient que, dans le cas d'inobservation d'une condition relative à la forme ou au contenu de la demande, une Partie contractante ne peut appliquer une sanction, sauf une exception, qu'après un délai d'au moins deux mois à compter de la date de la notification. L'exception porte sur les cas où la notification n'est pas possible parce que les indications permettant à l'office de se mettre en relation avec le déposant n'ont pas été fournies; dans ce cas, le délai d'application de sanctions est de trois mois à compter de la date à laquelle l'office a reçu initialement l'un au moins des éléments indiqués à l'article 5.1)a) PLT (ce qui veut dire dans la plupart des situations autres qu'à l'égard des demandes divisionnaires, à tout moment après un délai de trois mois à compter de la date de dépôt). Sous le régime de la LBC et des RBC, aucune sanction n'est appliquée en raison de l'inobservation d'une condition relative à la forme ou au contenu d'une demande jusqu'à ce qu'une demande d'observation de la condition ait été transmise soit par la section des opérations (p. ex. la section des formalités) au nom du commissaire, soit par un examinateur. Selon l'article 25 RBC, les demandes envoyées par la section des opérations comportent un délai de réponse de trois mois à compter de la date de la demande, ce qui serait tout à fait conforme à l'article 6.7) et 8) PLT. Selon l'alinéa 73(1)a) LBC, les demandes envoyées par un examinateur comportent un délai de réponse de six mois à compter de la demande ou un délai plus court déterminé par le commissaire; ces délais seraient compatibles avec l'article 6.7) et 8) PLT pour autant que le commissaire ne fixe pas de délai inférieur à deux mois. Bien que la pratique actuelle soit de ne jamais fixer de délai inférieur à trois mois pour la réponse à une demande de l'examinateur (et qu'il suffise donc de maintenir cette pratique pour se conformer au PLT), on pourrait envisager de modifier l'alinéa 73(1)a) pour interdire au commissaire de fixer un délai inférieur à deux mois, de manière que soient toujours respectées les conditions fixées par le PLT.

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