Les incidences juridiques et techniques de l’adhésion du Canada du Protocole de Madrid (Page 7 de 9)

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VII - Inscriptions des chandements et d'autres faits concernants les marques

  1. Changement de propriétaire
  2. Autres inscriptions

[Certaines questions connexes ont été examinées dans la section intitulée « Modification ou annulation de l'enregistrement international ».]

1. Changement de propriétaire

Droit et pratique au Canada

L'article 26 de la LMCC prévoit :

(1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire :

a) le registre des […] transferts […] concernant chaque marque de commerce déposée; […]

(2) Le registre prévu à l'alinéa (1)a) indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :
[…]
c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;…

Aux termes de l'article 48 de la LMCC :

48. (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, soit isolément, et soit à l'égard de la totalité, soit à l'égard de quelques-uns des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle a été employée.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher qu'une marque de commerce soit considérée comme n'étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

(3) Le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée, une fois que lui ont été fournis une preuve du transfert qu'il juge satisfaisante et les renseignements qu'exigerait l'alinéa 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d'enregistrer cette marque de commerce.

De plus, l'article 48 du RMCC prévoit :

Le registraire reconnaît le transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sur réception d'une demande écrite à cet effet, s'il lui est fourni avec la demande :
a) la preuve du transfert; b) les mêmes renseignements que ceux exigés par l'alinéa 30g) de la Loi dans le cas d'une demande initiale.

Le paragraphe 48(3) de la LMCC doit être lu à la lumière du paragraphe 15(3) de la LMCC :

Aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété ou le nom ou l'adresse du propriétaire de l'une d'un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que le registraire ne soit convaincu que le même changement s'est produit à l'égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.

Il est intéressant de noter que le paragraphe 15(3) n'a pas d'incidence sur la capacité du propriétaire d'une marque de commerce de la transférer, mais seulement sur l'obligation du registraire d'enregistrer le transfert. Comme le paragraphe 48(2) de la LMCC le prévoit clairement, une marque pourrait toutefois être considérée comme n'étant pas distinctive à la suite d'un transfert.

Compte tenu du paragraphe 48(1) de la LMCC, le BMCC enregistre des transferts partiels, c.-à-d. des transferts d'une partie seulement des produits et des services protégés par la marque, même si, par suite de ces transferts, les droits à des marques de commerce créant de la confusion sont détenus par différentes personnes. Les articles 49 et 50 du RMCC prévoient que, après avoir enregistré un transfert partiel, le BMCC traite la demande originale ou l'enregistrement original comme deux ou plusieurs demandes ou enregistrements distincts, chacun ou chacune devant être renouvelée séparément, etc.

Malgré le fait que les transferts partiels semblent devoir être enregistrés suivant le paragraphe 48(1) de la LMCC, une telle exigence est incompatible avec le but que semble viser le paragraphe 15(3), soit de protéger l'intérêt public en exigeant que les marques créant de la confusion soient enregistrées au nom d'une seule personne. Afin d'assurer la cohérence du régime, la LMCC devrait être modifiée de façon :

  1. soit à interdire l'enregistrement de transferts partiels lorsque, par suite de ces transferts, des marques créant de la confusion sont détenues par des personnes différentes, afin de respecter l'objet du paragraphe 15(3);
  2. soit à supprimer les restrictions concernant actuellement le transfert de marques liées, p. ex. en abrogeant les paragraphes 15(2) et (3) et en modifiant le paragraphe 15(1) afin qu'il se lise comme suit : « Nonobstant l'article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques. »

La question fondamentale est de savoir s'il est nécessaire de protéger l'intérêt public en interdisant l'enregistrement de transferts par suite desquels des marques de commerce créant de la confusion sont détenues par différentes personnes ou si la protection offerte par l'alinéa 18(1)b) de la LMCC, qui prévoit qu'un enregistrement peut être invalidé parce que la marque n'est pas distinctive, est suffisante. Il y a lieu de noter que cette protection est plutôt limitée, le paragraphe 15(3) n'empêchant pas le transfert mais uniquement son enregistrement.

Convention de Paris

L'article 6quater prévoit :

  1. Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'Union, la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité soit admise, que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque cédée.
  2. Cette disposition n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée. »

Dans son ouvrage intitulé Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Bodenhausen mentionne, à la page 110, que la liberté prévue à l'article 6quater 2) peut être exercée « par exemple pour le cas où une marque est cédée pour une partie seulement des produits auxquels elle est appliquée et où ces produits sont similaires à d'autres produits pour lesquels la marque n'est pas cédée. Dans un tel cas, le public pourrait être induit en erreur quant à la provenance ou quant à des qualités substantielles de produits similaires auxquels le cédant et le cessionnaire appliquent, indépendamment, la même marque. »

Accord sur les ADPIC

L'article 21 prévoit :

Les Membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient.

ALÉNA

Le paragraphe 1708(11) de l'ALÉNA est essentiellement identique à l'article 21 de l'Accord sur les ADPIC.

TDM

L'article 11 du TDM décrit une procédure de demande d'inscription du changement de titulaire et renferme une liste exhaustive des conditions qu'une partie contractante peut imposer relativement à la présentation de cette demande. Il n'empêche pas cependant une partie contractante d'adopter les règles de fond relatives à la validité des transferts qu'elle estime appropriées, par exemple de permettre ou non les transferts partiels.

L'article 11.1)a) du TDM exige de chaque partie contractante qu'elle accepte les requêtes concernant un changement de titulaire faites conformément au formulaire international type no 4.

L'article 11.1)b) permet à une partie contractante d'exiger, lorsque le changement de titulaire résulte d'un contrat, que la requête soit accompagnée, au choix de la partie requérante, i) d'une copie certifiée conforme du contrat, ii) d'une copie certifiée conforme d'un extrait du contrat établissant le changement de titulaire, iii) d'un certificat de cession non certifié conforme, établi conformément au formulaire international type no 5 et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire, ou iv) d'un document de cession non certifié conforme, établi conformément au formulaire international type no 6 et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire.

Lorsque le changement de titulaire résulte d'une fusion, une partie contractante peut, suivant l'article 11.1)c), exiger une copie certifiée conforme d'un document émanant de l'autorité compétente et apportant la preuve de la fusion.

Lorsque le changement de titulaire ne résulte pas d'un contrat ou d'une fusion mais d'un autre motif, une partie contractante peut, suivant l'alinéa 11.1)e), exiger une copie certifiée conforme d'un document apportant la preuve de ce changement.

De façon générale, il ne semble pas que l'article 11 du TDM exige que des changements soient apportés à la pratique canadienne. Du point de vue du droit cependant, il serait probablement préférable de limiter expressément le pouvoir du registraire des marques de commerce d'exiger la preuve d'un transfert en application du paragraphe 48(3) de la LMCC et de l'article 48 du RMCC pour prévoir ce qui est permis par le TDM.

Protocole

L'article 9 du Protocole prévoit :

À la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou à la requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales.

Bien que l'article 9 du Protocole indique que la requête peut être faite par une partie intéressée, il semble que le but visé soit qu'une partie intéressée autre que le titulaire seulement puisse demander l'inscription d'un changement de titulaire par l'intermédiaire d'un office intéressé. Il est indiqué, au paragraphe 710 du résumé du compte rendu de la réunion du comité principal tenue lors de la Conférence diplomatique sur le Protocole, que le président a expliqué qu'il appartient à l'office d'accepter ou de refuser une requête présentée par une personne intéressée et que le BI ajoute la mention dans le registre international en conformité avec les instructions de l'office. La règle 25.1)b) du Règlement de Madrid confirme cette idée en prévoyant que la demande doit être présentée par le titulaire, par l'office de la partie contractante du titulaire ou par l'office de la partie contractante du cessionnaire.

Sous le régime du Protocole, il semble que les parties soient totalement libres de déterminer les circonstances dans lesquelles un changement de titulaire aurait pour effet d'invalider l'enregistrement d'une marque de commerce. La capacité d'une partie contractante d'invalider l'enregistrement d'une marque de commerce effectué en vertu du Protocole n'est limitée que par l'article 5.6), qui exige que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.

À première vue, l'article 9 du Protocole pourrait être interprété comme s'il obligeait les parties à enregistrer tous les changements de titulaire à la demande d'une personne intéressée, que le transfert puisse affecter la validité de l'enregistrement ou non. Toutefois, cette disposition exige seulement que le BI inscrive le changement, sans préciser l'effet que les parties contractantes désignées doivent donner à celui-ci. La règle 27 du Règlement de Madrid obligerait le BI à notifier le changement de titulaire aux parties contractantes désignées et chacune d'elles aurait le droit de déclarer que ce changement est sans effet à son égard. La règle 27.4) prévoit d'ailleurs que « [c]ette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom de l'ancien titulaire ».

Si une partie contractante ne fait pas la déclaration prévue à la règle 27.4), le Protocole ne lui impose rien explicitement quant à l'effet juridique que pourrait avoir l'inscription d'un changement de titulaire d'un enregistrement international dans le registre international. Il semble que cette disposition veuille cependant (à tout le moins de manière générale et peut-être sous réserve de décisions judiciaires contraires rendues dans des cas exceptionnels) que, sauf si une déclaration est faite, la personne inscrite comme nouveau propriétaire jouisse de tous les droits découlant de l'enregistrement international dans la partie contractante intéressée.

Pour ce qui est des cessions partielles, l'instruction 16 des Instructions administratives prévoit que toute partie transmise doit être radiée sous le numéro de l'enregistrement international et faire l'objet d'un enregistrement international distinct, lequel doit porter le numéro de l'enregistrement international, accompagné d'une lettre majuscule. Comme il a été mentionné ci-dessus, les parties contractantes ne seraient pas tenues de donner un effet juridique aux cessions partielles sur leur territoire et pourraient, si elles le souhaitaient, déclarer qu'une cession partielle donnée n'a aucun effet à leur égard.

En pratique, le Canada ne souhaiterait probablement pas faire des déclarations portant qu'un changement de titulaire donné n'a aucun effet compte tenu des ressources que cela nécessiterait, de l'impossibilité d'exiger des frais et du fait que, à tout le moins d'un strict point de vue juridique, le défaut de faire de telles déclarations ne semble pas, de toutes façons, obliger le Canada à donner un effet juridique particulier au changement de titulaire.

Il serait difficile pour le Canada de conserver intact, sous le régime du Protocole, le paragraphe 48(3) de la LMCC actuelle selon lequel le registraire inscrit le transfert seulement lorsque « lui ont été fournis une preuve du transfert qu'il juge satisfaisante et les renseignements qu'exigerait l'alinéa 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d'enregistrer cette marque de commerce ». Le Canada pourrait vouloir étudier la possibilité de donner aux changements de titulaire d'un enregistrement international inscrits dans le registre international le même effet juridique que l'enregistrement d'un transfert visé au paragraphe 48(3) de la LMCC. Dans un tel cas, le BMCC voudrait probablement ajouter ces inscriptions internationales à sa propre base de données; il ne pourrait pas cependant exiger des frais à cet égard. Le Canada pourrait également, dans le cadre de son examen du traitement des inscriptions dans le registre international, déterminer s'il convient de conserver la restriction prévue au paragraphe 15(3) de la LMCC au regard du transfert de marques liées et, le cas échéant, comment appliquer une telle restriction dans le contexte des inscriptions internationales.

Selon l'article 9 du Protocole, un changement de titulaire d'un enregistrement international ne peut être inscrit que si « le nouveau titulaire [est] une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales [en vertu du Protocole] ». Bien que l'article 9bis 3) de l'Arrangement de Madrid permette qu'un enregistrement international qui a été transféré à une personne qui n'a pas droit, en vertu de l'Arrangement, de déposer une demande d'enregistrement international soit radié à la demande du pays de l'ancien titulaire de cet enregistrement (cela n'a peut-être jamais été fait en pratique), le Protocole ne prévoit aucune sanction autre que la non-inscription du transfert. Il semble que les parties contractantes soient ainsi libres de déterminer l'effet du transfert non inscrit. Le Canada pourrait décider qu'un cessionnaire qui n'est pas habilité à déposer des demandes internationales ne peut pas exercer les droits afférents à l'enregistrement international, mais que, si l'enregistrement est ensuite transféré à un cessionnaire qui est habilité à déposer des demandes internationales, ce dernier pourra exercer ces droits.

Il semble qu'un changement de titulaire d'un enregistrement international qui ne peut pas être inscrit en vertu de l'article 9 parce que le nouveau propriétaire n'est pas habilité à déposer des demandes internationales en vertu du Protocole ne puisse pas non plus être inscrit dans le registre national, même dans des pays où le transfert des enregistrements nationaux de marque de commerce ne fait l'objet d'aucune restriction. À cet égard, il y a lieu de souligner que la procédure prévue à l'article 9quinquies relativement à la transformation d'un enregistrement international en un enregistrement national ne peut pas être utilisée puisque cette disposition ne s'applique que dans les cas où un enregistrement international a été radié en vertu de l'article 6.4). Par conséquent, si le Canada n'adhère pas au Protocole, un enregistrement international effectué en vertu du Protocole ne pourra pas être cédé à une entreprise canadienne, à moins que celle-ci ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans une partie contractante et qu'elle puisse en conséquence présenter une demande d'enregistrement conformément à l'article 2.1) du Protocole.

2. Autres inscriptions

Droit et pratique au Canada

L'article 26 de la LMCC prévoit notamment :

  1. Sont tenus, sous la surveillance du registraire :

    a) le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée; […]
  2. Le registre prévu à l'alinéa (1)a) indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :
    […]
    c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;
    […]
    e) les détails de chaque changement de nom et d'adresse;
    f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l'inscription. »

En conformité avec l'alinéa 26(2)c), le BMCC inscrira dans le registre, après l'enregistrement d'une marque, certains renseignements de base concernant les sûretés et les licences. L'importance de ces inscriptions sur le plan juridique n'est pas claire. La LMCC ne prévoit pas expressément les incidences juridiques des inscriptions de licences dans le registre. On laisse parfois entendre que ces inscriptions peuvent constituer des avis publics aux fins du paragraphe 50(2) de la LMCC. La LMCC ne dit absolument rien au sujet des sûretés.

Aux termes du paragraphe 41(1) de la LMCC :

Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d'une marque de commerce présentée de la façon prescrite, apporter au registre l'une des modifications suivantes :

  1. la correction de toute erreur ou l'inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada;
  2. l'annulation de l'enregistrement de la marque de commerce;
  3. la modification de l'état déclaratif des marchandises ou services à l'égard desquels la marque de commerce est déposée;
  4. la modification des détails de la norme définie que l'emploi d'une marque de certification est destiné à indiquer;
  5. l'inscription d'un désistement qui, d'aucune façon, n'étend les droits conférés par l'enregistrement existant de la marque de commerce. »

Le principe de base veut qu'une demande puisse être modifiée tant qu'elle est pendante, sous réserve des articles 31 et 32 de la LMCC qui interdisent certaines modifications.

Convention de Paris, ALÉNA et Accord sur les ADPIC

La Convention de Paris, l'ALÉNA et l'Accord sur les ADPIC ne traitent pas de cette question.

TDM

L'article 10 prévoit les indications qui peuvent être exigées relativement aux requêtes visant à faire inscrire des changements touchant le nom ou l'adresse des déposants, des titulaires des enregistrements et des mandataires. Il prévoit aussi que les parties contractantes sont tenues d'accepter toutes les requêtes présentées sur un formulaire correspondant au formulaire type prescrit et que l'office ne peut exiger des preuves que lorsqu'il peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication figurant dans la requête.

Protocole

L'article 9bis prévoit :

Le Bureau international inscrira au registre international :

  1. toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,
  2. la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée pertinente concernant un tel mandataire,
  3. toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes, des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international,
  4. toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes,
  5. toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international. »

La procédure relative à l'inscription d'une modification ou d'une radiation est décrite aux règles 25 et 26 du Règlement de Madrid.

Selon la règle 27.1) du Règlement de Madrid, dès qu'il inscrit une modification, le BI notifie ce fait aux offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la modification a effet. Le BMCC pourrait vouloir verser les inscriptions internationales touchant le Canada dans sa propre base de données; il ne pourrait pas toutefois exiger des frais à cet égard.

Aux termes de la règle 27.5)a) du Règlement de Madrid, « [l]'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, la limitation ne s'applique pas aux produits et services affectés par la déclaration. »

La règle 20 du Règlement de Madrid prévoit la possibilité d'inscrire dans le registre international les restrictions touchant le droit d'un titulaire de disposer de l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées ou de certaines d'entre elles. Cette disposition pourrait viser l'inscription d'une sûreté ou d'une ordonnance judiciaire, en matière de faillite par exemple, concernant la disposition des éléments d'actif du titulaire. L'effet de ces inscriptions n'est pas régi par le Protocole mais par le droit national.

La règle 20bis du Règlement de Madrid prévoit pour sa part la possibilité d'inscrire des licences dans le registre international à l'égard des parties contractantes désignées, mais n'impose pas l'obligation de le faire. Aux termes de la règle 20bis 5), l'office d'une partie contractante désignée à qui le BI notifie l'inscription d'une licence la concernant peut déclarer que cette inscription est sans effet sur son territoire. Bien que ceci ne soit pas indiqué expressément, la règle 20bis semble avoir pour but de faire en sorte que, si aucune déclaration n'est faite par une partie contractante en application de la règle 20bis 5), l'inscription d'une licence à l'égard de cette partie contractante devrait avoir le même effet juridique, le cas échéant, que l'inscription d'une licence en vertu de la législation nationale de celle-ci. La règle 20bis 6) permet à une partie contractante d'inscrire une réserve au sujet de l'application de la règle 20bis en notifiant au BI le fait que l'inscription de licences dans le registre international est sans effet sur son territoire. Il pourrait être souhaitable, si le Canada adhérait au Protocole, de faire la déclaration visée à la règle 20bis afin que le droit soit clair à cet égard.

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