Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada du protocole de Madrid (Page 5 de 9)
Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada du Protocole de Madrid (PDF 554 KB - 49 pages)
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V - Identification des produits et des services
Droit et pratique au Canada
Aux termes de l'alinéa 30a) de la LMCC, les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce doivent renfermer « un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée ».
La LMCC n'exige pas expressément le groupement ou la classification des marchandises et des services. Les alinéas 30b), c) et d) prévoient cependant que, lorsque la marque a été employée ou révélée, certains renseignements doivent être fournis relativement à chacune des catégories générales de marchandises ou de services décrites dans la demande. La Loi ne définit pas, par contre, ce qu'est une catégorie générale de marchandises ou de services.
Le BMCC utilise, à des fins de recherches internes, un système logiciel pour classer les marchandises et les services indiqués dans les demandes d'enregistrement de marque de commerce. Cette classification est sensiblement la même que la classification de Nice; on y a cependant ajouté des termes et un certain nombre de catégories de services.
Arrangement de Nice
L'Arrangement de Nice établit une classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques de commerce. La classification consiste en une liste de classes - 34 classes de produits et huit de services - et une liste alphabétique de produits et de services contenant environ 11 000 articles. Les deux listes sont modifiées et élargies à l'occasion par un Comité d'experts au sein duquel tous les pays contractants sont représentés.
L'Arrangement de Nice prévoit que la classification qu'il établit n'a pas d'effet substantiel et ne vise que des fins administratives. La seule obligation imposée expressément aux pays contractants par l'Arrangement est prévue à l'article 2.3) :
Les administrations compétentes des pays de l'Union particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.
TDM
Selon l'article 5.1)a)v) du TDM, une partie contractante ne peut, pour attribuer une date de dépôt, exiger plus que « la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé ».
Aux termes de l'article 3.1)a)xv) du TDM, une partie contractante peut exiger (à toute autre fin que l'attribution d'une date de dépôt) qu'une demande renferme « les noms des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et présentés dans l'ordre des classes de ladite classification. Il semble que la précision qui est exigée d'un déposant relativement au nom des produits ou des services dépende du droit national. Le Canada pourrait donc conserver l'alinéa 30a) de la LMCC, lequel exige que les marchandises et les produits soient nommés en utilisant les termes ordinaires du commerce.
L'article 9.1) du TDM prévoit :
Chaque enregistrement et toute publication effectués par un office au sujet d'une demande ou d'un enregistrement et portant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification.
Pour se conformer à l'article 9.1) du TDM, le BMCC pourrait :
- soit grouper et numéroter lui-même les produits et les services;
- soit exiger du déposant qu'il le fasse (comme le permet l'article 3.1)a)xv)).
Il ressort clairement de l'article 9.2) du TDM que la classification de Nice n'a pas d'effet substantiel et n'est établie qu'à des fins administratives :
- Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similaires au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurent dans la même classe de la classification de Nice.
- Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissemblables au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice. »
Protocole
Aux termes de l'article 3.2) du Protocole :
Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.
Les dispositions de l'article 3.2) sont précisées par les règles 9.4)a)xiii), 12 et 13 du Règlement de Madrid.
Les déposants doivent, dans les demandes internationales, classer les produits et les services en conformité avec la classification de Nice. Il semble cependant que la seule chose qui puisse arriver s'ils ne le font pas, c'est que le BI effectuera lui-même la classification. La règle 9.4)a)xiii) exige que les produits et les services soient indiqués en termes précis. Par ailleurs, selon la règle 13, le BI peut, si un terme utilisé est trop vague, est incompréhensible ou est incorrect du point de vue linguistique, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.
Aux termes de l'article 4.1)b) du Protocole, « [l]'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque ». Ainsi, la classification des produits et des services en conformité avec la classification de Nice semble exister à des fins de recherches et de fixation des droits.
L'alinéa 30a) de la LMCC semble être compatible avec le Protocole. Le BMCC pourrait notifier un refus en conformité avec l'article 5.1) du Protocole s'il considérait que la demande internationale n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la LMCC. À l'heure actuelle, il arrive fréquemment que des demandes présentées au Canada soient refusées parce que l'état visé à cette disposition n'a pas été produit. On peut donc s'attendre à ce que le Canada délivre, pour la même raison, de nombreux refus provisoires à l'égard de demandes internationales le désignant. Il serait cependant possible de réduire le nombre de refus provisoires fondés sur cette disposition en incluant dans la demande internationale une liste de produits et de services particulière au Canada. À cet égard, la règle 9.4)a)xiii) du Règlement de Madrid permet d'inclure dans une demande internationale « une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées ». Dans le but d'alléger sa charge de travail et d'aider les déposants internationaux, le BMCC pourrait se pencher sur la question de savoir si des mesures particulières pourraient être prises pour faciliter la préparation de listes de produits et de services conformes à la législation canadienne (p. ex. en mettant à la disposition des déposants une base de données électroniques de recherche par mot clé contenant les termes acceptés par le BMCC). Même si une telle mesure était conforme au Protocole, les circonstances dans lesquelles il conviendrait, en pratique, d'encourager les déposants internationaux à déposer une liste de biens et de services particulière au Canada devraient être discutées avec le BI étant donné que sa charge de travail pourrait s'alourdir si des listes de produits et de services particulières à un pays étaient de plus en plus utilisées.
Le traitement des produits et des services sous le régime du Protocole causerait probablement des inconvénients aux Canadiens si le Canada décidait de conserver ses règles rigides concernant la liste des produits et des services. Selon le Protocole, une demande internationale peut viser seulement des produits et des services qui font l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base. Dans une certaine mesure, cette règle fait en sorte que le Protocole est plus avantageux pour les ressortissants de pays qui autorisent une liste plus générale de produits et de services (tout en limitant peut-être la portée de la protection aux seuls produits et services énumérés) que pour les ressortissants de pays qui, comme le Canada, exigent des descriptions précises des produits et des services tout en conférant une grande portée à la protection. En conséquence, si le Canada décidait d'adhérer au Protocole, il devrait examiner l'opportunité de modifier ses règles actuelles afin de faciliter l'utilisation du Protocole par les déposants qui se fondent sur une demande de base ou un enregistrement de base canadien. Il pourrait par exemple étudier la possibilité d'assouplir dans une certaine mesure ses exigences quant à la spécificité de la liste des produits et des services.