Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada du protocole de Madrid (Page 4 de 9)

Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada du Protocole de Madrid (PDF 554 KB - 49 pages)

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IV - Contenu des demandes(acceptabilité des exigences canadiennes actuelles)

  1. État des marchandises ou services spécifiques
  2. Emploi ou révélation de la marque au Canada
  3. Enregistrement et emploi de la marque dans un autre pays
  4. Emploi projeté
  5. Marques de certification
  6. Adresse de signification
  7. Reproductions et descriptions de la marque
  8. Traduction ou translittération de la marque
  9. Déclaration relative au droit d'employer la marque (al. 30i) de la LMCC)
  10. Affidavit ou autres preuves
  11. Syndicats ouvriers ou associations commerciales
  12. Revendications de priorité
  13. Désistements
  14. Formulaires
  15. Signatures

1. État des marchandises ou services spécifiques

L'alinéa 30a) de la LMCC exige « un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée ».

Cette exigence peut être conservée sous le régime du TDM et du Protocole.

En vertu de la règle 13 du Règlement de Madrid, le BI proposera des modifications aux termes employés dans une demande internationale qui sont trop vagues aux fins du classement, qui sont incompréhensibles ou qui sont incorrects du point de vue linguistique, et il invitera l'office d'origine à faire une proposition visant à corriger la situation dans un délai de trois mois. Si le terme définitif employé n'est pas acceptable pour le Canada, un refus provisoire pourrait être délivré.

Ni l'ALÉNA, ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris ne traitent de cette question.

[Pour plus de détails, voir ci-dessous la section intitulée « Identification des produits et des services ».]

2. Emploi ou révélation de la marque au Canada

L'alinéa 30b) de la LMCC exige, « dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande ».

L'alinéa 30c) de la LMCC exige, « dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée ».

TDM

L'article 3 du TDM prévoit certaines restrictions au sujet de ce qu'une partie contractante peut exiger dans les demandes. En voici les dispositions les plus pertinentes :

1)a) Toute Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants :

[…]

xvii) une déclaration d'intention d'utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

b) Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration d'intention d'utiliser la marque visée au sous-alinéa a)xvii), une déclaration d'usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

[…]

6) Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque a été déposée en vertu de l'alinéa 1)a)xvii), le déposant fournisse à l'office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution, la preuve de l'usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de ladite législation.

7) Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 4) et 6) soient remplies en ce qui concerne la demande…

La règle 3.6) du Règlement d'exécution sur le droit des marques (le Règlement du TDM) prévoit en outre :

Le délai visé à l'article 3.6) n'est pas inférieur à six mois à compter de la date d'acceptation de la demande par l'office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d'au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d'au moins deux ans et demi.

Le Canada pourrait, en conformité avec l'article 3 du TDM, continuer d'exiger, dans tous les cas où une marque de commerce a été employée avant la date de dépôt de la demande, que la date du premier emploi de la marque soit fournie, soit dans la déclaration d'usage effectif visée à l'article 3.1)b) du TDM, soit dans la preuve de l'usage effectif dont il est question à l'article 3.6) du TDM. La règle 3.6) du Règlement du TDM obligerait cependant le Canada à laisser au déposant au moins trois ans à compter de l'avis d'acceptation de la demande pour communiquer la date du premier emploi, ce qui signifie que, jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans, le Canada devrait accepter (même dans le cas d'une marque qui a été utilisée au Canada avant la date de dépôt) une simple déclaration d'intention d'utiliser la marque ne précisant pas si celle-ci a été employée ou la date de son premier emploi. Si le Canada estimait que les restrictions imposées par le TDM créent des problèmes, il pourrait les contourner, à tout le moins en partie, en prévoyant des mesures spéciales encourageant les déposants à communiquer plus tôt la date du premier emploi de la marque (on pourrait prévoir, par exemple, que les droits d'un déposant seront évalués, lors d'un examen ou d'une procédure d'opposition, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande si aucune date de premier emploi antérieure n'a été fournie au moment du dépôt ou peu de temps après).

Il semble que l'article 3 du TDM puisse obliger le Canada à abolir l'exigence prévue à l'alinéa 30c) de la LMCC. Ainsi, le Canada ne pourrait plus exiger que les renseignements précisés à l'alinéa 30c) soient fournis dans tous les cas où une marque de commerce n'a pas été employée au Canada mais y a été révélée. Les objectifs visés par cette disposition pourraient quand même être atteints si le Canada :

  1. exigeait, de manière générale, des déposants qu'ils déclarent que la marque a commencé à être employée au Canada, soit dans la déclaration d'usage effectif de l'article 3.1)b) du TDM, soit dans la preuve d'usage effectif de l'article 3.6) du TDM;
  2. exemptait un déposant qui fournit les renseignements visés à l'alinéa 30c) de la LMCC de l'exigence mentionnée au point 1) ci-dessus.

Il convient de mentionner en passant qu'il pourrait être souhaitable d'envisager l'abolition de la notion de révélation comme base d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada étant donné que le Canada n'a aucune obligation internationale à cet égard et qu'il est actuellement le seul pays à permettre l'enregistrement d'une marque de commerce pour ce motif.

Étant donné que l'article 9.1) du TDM prévoit que les enregistrements et les publications doivent regrouper les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, toute obligation de fournir la date du premier emploi ou les renseignements visés à l'alinéa 30c) de la LMCC devrait vraisemblablement être liée aux classes de la classification de Nice plutôt qu'aux vagues « catégories générales » actuelles.

Protocole

Aucune règle du Règlement de Madrid n'exige que les renseignements prévus aux alinéas 30b) et c) de la LMCC soient inclus dans une demande internationale. Il serait conforme au Protocole de modifier le Règlement de façon à exiger que ces renseignements soient fournis lorsque le Canada est désigné. Mais il est probable qu'une demande en ce sens présentée par le Canada ferait l'objet d'une forte opposition de la part des autres parties contractantes. Celles-ci pourraient même s'opposer à la modification du Règlement de façon à prévoir que ces renseignements peuvent être fournis de manière facultative.

Peu importe que le Règlement de Madrid exige ou permette que les renseignements visés aux alinéas 30b) et c) de la LMCC soient inclus dans une demande internationale désignant le Canada, ce dernier pourrait (sous réserve des restrictions prévues par le TDM dont il a été question précédemment) délivrer des refus provisoires si les renseignements ne sont pas fournis. S'il devait adopter cette méthode, le Canada pourrait essayer de réduire le nombre de refus provisoires en faisant connaître ses exigences particulières à la communauté internationale, p. ex. en demandant au BI d'ajouter une note à cet effet dans son Guide concernant le système de Madrid. Les déposants pourraient alors décider d'envoyer les renseignements directement au Canada s'ils ne peuvent être inclus dans la demande internationale. La délivrance de refus provisoires dans le but d'obtenir les renseignements visés aux alinéas 30b) et c) de la LMCC pourrait cependant alourdir considérablement la charge de travail du BMCC et compliquer énormément l'utilisation du Protocole au regard des demandes internationales désignant le Canada.

Au lieu d'exiger les renseignements visés aux alinéas 30b) et c) de la LMCC, le Canada pourrait adopter des mesures spéciales incitant les déposants à fournir au moins certains de ces renseignements. Par exemple, pour inciter les déposants à fournir au moins la date du premier emploi de la marque, il pourrait prévoir que leurs droits seront évalués, dans le cadre d'un examen ou d'une procédure d'opposition, à la date de l'enregistrement international ou de l'inscription internationale si aucune date de premier emploi n'a été fournie. Si le Canada décidait d'adopter une telle mesure, il demanderait probablement au BI d'ajouter dans le Guide concernant le système de Madrid une note suggérant aux déposants de communiquer directement au BMCC les renseignements relatifs à la date du premier emploi de la marque. Le Canada pourrait aussi essayer (malgré la possibilité d'opposition mentionnée ci-dessus) de faire modifier la règle 9 de façon qu'elle permette que ces renseignements soient inclus, si le déposant le souhaite, dans la demande internationale (probablement en plus d'une déclaration d'intention d'utiliser la marque qui pourrait, comme il a été indiqué précédemment, être exigée en vertu de la règle 7.2) du Règlement de Madrid, ou au lieu de celle-ci), dans les cas où le Canada est concerné.

Accord sur les ADPIC et ALÉNA

Les alinéas 30b) et c) de la LMCC sont compatibles avec l'Accord sur les ADPIC et l'ALÉNA. D'importantes restrictions concernant les exigences relatives à l'emploi sont toutefois prévues à l'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC. Les restrictions prévues à l'article 1708.3 de l'ALÉNA sont quasiment identiques. Voici le texte de l'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC :

Les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt.

Convention de Paris

La Convention de Paris ne traite pas de cette question. Il a d'ailleurs été mentionné précédemment, dans la section intitulée « Motifs de refus », que l'article 6quinquies de cette convention n'a aucune application en ce qui concerne les exigences relatives à l'emploi.

[La section intitulée « Obligation d'employer la marque avant son enregistrement » traite aussi de cette question.]

3. Enregistrement et emploi de la marque dans un autre pays

L'alinéa 30d) de la LMCC exige, « dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande ».

Le paragraphe 31(1) de la LMCC prévoit qu'« [u]n requérant dont le droit à l'enregistrement d'une marque de commerce est fondé sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l'Union fournit, avant la date de l'annonce de sa demande selon l'article 37, une copie de cet enregistrement, certifiée par le bureau où il a été fait, de même qu'une traduction de cet enregistrement en français ou en anglais, s'il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requérir afin d'établir pleinement le droit du requérant à l'enregistrement prévu par la présente loi ».

Convention de Paris

L'alinéa 30d) et le paragraphe 31(1) sont compatibles avec la Convention de Paris.

La Convention de Paris ne semble pas vouloir limiter la capacité d'une partie contractante d'exiger que la marque ait été employée avant qu'elle puisse être enregistrée, même dans les cas où la demande d'enregistrement est basée sur l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine. Comme il a été indiqué dans la section intitulée « Motifs de refus », les restrictions prévues à l'article 6quinquies de la Convention de Paris ne s'appliquent pas puisqu'elles concernent uniquement des questions de forme. Le paragraphe 16(2) de la LMCC n'est donc pas nécessaire pour que le Canada se conforme aux obligations de la Convention de Paris.

TDM

L'alinéa 30d) de la LMCC semble être compatible avec le TDM puisqu'il s'applique seulement si une personne choisit de fonder sa demande sur l'enregistrement et l'emploi de la marque dans un autre pays en vertu du paragraphe 16(2) de la LMCC. De cette façon, la personne échappe à l'obligation d'avoir employé la marque au Canada avant de pouvoir l'enregistrer, laquelle est expressément permise par les articles 3.1)b) et 3.6) du TDM.

Le paragraphe 31(1) de la LMCC semble être incompatible avec l'article 3.7)iv) du TDM, lequel prévoit :

… Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites tant que la demande est en instance :

[…]

iv) la fourniture de la preuve de l'inscription de la marque dans le registre des marques d'une autre Partie contractante ou d'un Etat partie à la Convention de Paris qui n'est pas une Partie contractante, à moins que le déposant n'invoque l'article 6quinquies de la Convention de Paris.

Un déposant qui fonde la demande qu'il présente au Canada sur un enregistrement étranger aux fins du paragraphe 16(2) de la LMCC ne semblerait pas réclamer, même implicitement, l'application de l'article 6quinquies de la Convention de Paris. Le principal but visé par un déposant qui fonde sa demande sur un enregistrement étranger semble être d'échapper à l'exigence habituelle qu'une marque doive avoir été employée au Canada avant de pouvoir être enregistrée. Comme il a été mentionné précédemment, dans la section intitulée « Motifs de refus », l'article 6quinquies de la Convention de Paris ne s'applique pas en ce qui concerne les exigences relatives à l'emploi.

Protocole

Des renseignements fiables seraient automatiquement fournis relativement à la demande de base ou à l'enregistrement de base en vertu du Protocole de sorte que rien ne semble justifier la preuve exigée par le paragraphe 31(1) de la LMCC.

Le Règlement de Madrid ne prévoit pas expressément que les renseignements relatifs à l'emploi visés à l'alinéa 30d) de la LMCC doivent être inclus dans une demande internationale. Il serait conforme au Protocole de modifier le Règlement de Madrid de façon qu'il exige ou permette expressément que ces renseignements soient fournis dans une demande internationale désignant le Canada, mais les autres parties contractantes s'opposeront probablement à une telle modification.

Pour faire en sorte que ces renseignements figurent dans une demande internationale, le Canada pourrait exiger (en vertu des règles 7.2) et 9.5)f) du Règlement de Madrid) que les demandes internationales le désignant incluent une déclaration d'intention d'utiliser la marque et préciser que la déclaration doit indiquer ce qui suit : « Le déposant ou son prédécesseur en titre a employé la marque en liaison avec (indiquer les produits ou les services) au/en (indiquer le(s) pays) et le déposant, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la marque au Canada ». Il faudrait étudier avec soin la question de savoir si un tel libellé serait conforme à la règle 7.2) actuelle du Règlement de Madrid.

Peu importe qu'un mécanisme permette ou exige que les renseignements visés à l'alinéa 30d) de la LMCC soient inclus dans les demandes internationales désignant le Canada, ce dernier pourrait refuser d'accorder le bénéfice du paragraphe 16(2) de la LMCC (c.-à-d. d'exempter un déposant de l'obligation de prouver l'emploi de la marque au Canada avant que celle-ci puisse être enregistrée) à quiconque ne se conforme pas à l'alinéa 30d). La façon dont cette règle s'appliquera en pratique dépendra de l'approche adoptée relativement à l'exigence concernant l'emploi de la marque avant son enregistrement. Certains changements devraient probablement être apportés à l'approche actuelle, compte tenu en particulier des exigences limitées concernant la date de dépôt qui sont permises par l'article 5 du TDM et du sous-alinéa 25a)(iii) du RMCC, lequel prévoit que, pour obtenir une date de production, un requérant doit, dans le cas d'une marque de commerce autre qu'une marque de commerce projetée, fournir soit la date du premier emploi ou de la révélation de la marque, soit les renseignements pertinents visés au paragraphe 16(2) de la LMCC.

Autres accords

Ni l'ALÉNA ni l'Accord sur les ADPIC ne traitent de cette question (sauf dans la mesure où ils incorporent la Convention de Paris).

[Sur le même sujet, voir la section intitulée « Obligation d'employer la marque avant son enregistrement ».]

4. Emploi projeté

L'alinéa 30e) de la LMCC exige, « dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié ».

Les paragraphes 40(2) et (3) de la LMCC prévoient ce qui suit :

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que
(a) le requérant,
(b) son successeur en titre ou
(c) l'entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d'emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

(3) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée est réputée abandonnée si la déclaration mentionnée au paragraphe (2) n'est pas reçue par le registraire
(a) dans les six mois qui suivent l'avis donné aux termes du paragraphe (2) ou, (b) si la date en est postérieure, à l'expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada.

TDM

L'article 3.1)a)xvii) du TDM permet aux parties contractantes d'exiger « une déclaration d'intention d'utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante ».

L'article 3.6) du TDM prévoit :

Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque a été déposée en vertu de l'alinéa 1)a)xvii), le déposant fournisse à l'office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution, la preuve de l'usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de ladite législation.

La règle 3.6) du Règlement du TDM prescrit :

Le délai visé à l'article 3.6) n'est pas inférieur à six mois à compter de la date d'acceptation de la demande par l'office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d'au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d'au moins deux ans et demi.

L'alinéa 30e) de la LMCC est acceptable vu l'article 3.1)a)vii) du TDM. Les paragraphes 40(2) et (3) de la LMCC sont généralement acceptables vu l'article 3.6) du TDM et la règle 3.6) du Règlement du TDM, sauf pour ce qui est du délai minimal dans lequel la déclaration d'emploi doit être déposée aux termes du paragraphe 40(3) de la LMCC, lequel devrait être modifié de façon à prévoir que le délai est de trois ans à compter de la date d'acceptation de la demande.

Protocole - Déclaration d'intention d'utiliser la marque (al. 30e) de la LMCC)

La règle 9.5)f) du Règlement de Madrid prévoit ce qui suit :

Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la demande internationale doit également contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l'exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

i) être signée par le déposant lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou

ii) être comprise dans la demande internationale.

À la rubrique 11 (qui concerne la désignation des parties contractantes) du formulaire de demande officiel utilisé actuellement pour les enregistrements internationaux relevant exclusivement du Protocole (voir l'annexe II), un astérisque suivant les indications « Royaume-Uni » et « Singapour » renvoie à une note en bas de page qui indique : « *En désignant Singapour ou le Royaume-Uni, le déposant déclare qu'il a l'intention que la marque sera sic utilisée par lui-même ou avec son consentement dans ce pays en relation avec les produits et services identifiés dans la présente demande. »

La règle 7.2) du Règlement de Madrid prévoit :

Lorsqu'une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d'intention d'utiliser la marque, elle notifie cette exigence au Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration soit signée par le déposant lui-même et soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée…

Ainsi, le Canada pourrait insister pour qu'un formulaire officiel distinct contenant la déclaration visée à l'alinéa 30e) de la LMCC soit annexé à toutes les demandes internationales le désignant. On pourrait également prévoir que cette déclaration doit aussi être incluse dans la demande internationale elle-même, mais cette question devrait être discutée avec le BI. Il faudrait aussi déterminer si la déclaration actuelle figurant à la rubrique 11 satisferait aux conditions de l'alinéa 30e) de la LMCC si elle s'appliquait au Canada ou, le cas échéant, si elle pourrait être modifiée en ce sens.

L'alinéa 30e) de la LMCC exige seulement qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque soit faite dans le cas d'une demande fondée sur l'emploi projeté de la marque. Cette déclaration n'est pas requise dans les cas où la demande est fondée sur les autres motifs énoncés à l'article 16 de la LMCC, c.-à-d. l'emploi antérieur, la révélation ou l'emploi et l'enregistrement dans un autre pays. Aucune règle du Règlement de Madrid ne prévoit cependant que les renseignements relatifs à l'enregistrement soient inclus dans une demande internationale, de sorte qu'il serait impossible, à l'échelon international, de distinguer les demandes internationales désignant le Canada qui sont fondées sur l'emploi projeté des autres demandes. Par conséquent, si le Canada décidait, en vertu de la règle 7.2) du Règlement de Madrid, d'exiger, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d'intention d'utiliser la marque, cette exigence devrait nécessairement être imposée pour toutes les demandes internationales désignant le Canada et non seulement pour les demandes internationales qui, aux fins du Canada, sont fondées sur l'emploi projeté.

Protocole - Déclaration d'usage effectif (par. 40(2) et (3) de la LMCC)

La nature même des demandes fondées sur l'emploi projeté fait en sorte qu'une déclaration d'usage effectif ne pourrait être incluse dans une demande internationale.

En théorie, le Canada aurait le droit de délivrer un refus provisoire en vertu de l'article 5.1) du Protocole au motif que le déposant n'a pas produit une déclaration d'usage effectif, mais, d'un point de vue pratique, ce droit soulève de graves problèmes. Par exemple, alors qu'un refus provisoire devrait être notifié par le BMCC au BI dans un délai de 18 mois suivant la notification au BMCC par le BI de l'enregistrement international ou de l'inscription internationale, le Canada devrait, du fait des obligations imposées par l'Accord sur les ADPIC, l'ALÉNA et le TDM, donner à un déposant un délai beaucoup plus long pour déposer une déclaration d'usage effectif. En conséquence, le BMCC devrait délivrer un refus provisoire dans un grand nombre de cas et maintenir ce refus jusqu'à ce qu'une déclaration d'usage effectif lui soit éventuellement remise directement par le déposant, ce qui alourdirait considérablement sa charge de travail et compliquerait l'utilisation du Protocole au regard des demandes internationales désignant le Canada. Il ne semble donc pas possible d'appliquer les exigences relatives à l'emploi de la marque prévues aux paragraphes 40(2) et (3) de la LMCC aux demandes internationales désignant le Canada.

Accord sur les ADPIC et ALÉNA

L'alinéa 30e) et les paragraphes 40(2) et (3) de la LMCC sont compatibles avec l'Accord sur les ADPIC et l'ALÉNA, plus particulièrement avec l'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 1708.3 de l'ALÉNA qui lui est pratiquement identique. L'article 15.3 de l'Accord sur les ADPIC prévoit :

Les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt.

Autres accords

La Convention de Paris ne traite pas de cette question. Il a d'ailleurs été mentionné précédemment, dans la section intitulée « Motifs de refus », que l'article 6quinquies de cette convention n'a aucune application en ce qui concerne les exigences relatives à l'emploi.

[La section intitulée « Obligation d'employer la marque avant son enregistrement » traite aussi de cette question.]

5. Marques de certification

L'alinéa 30f) de la LMCC exige, « dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée ».

L'article 7bis de la Convention de Paris exige des pays qu'ils protègent les marques collectives (ce qui semble inclure les marques de certification canadiennes), mais les laisse libres de déterminer les conditions sous lesquelles ces marques seront protégées.

L'article 2.2)b) du TDM exclut expressément les marques de certification de son application.

Pour sa part, le Protocole n'exclut pas les marques de certification de son application. Il semble peu probable cependant que le Protocole soit beaucoup utilisé relativement aux marques de certification. Si le Canada devait être désigné dans une demande internationale concernant une marque de certification, il pourrait faire en sorte que les conditions spéciales applicables aux marques de certification soient respectées en délivrant des refus provisoires.

L'ALÉNA et l'Accord sur les ADPIC ne traitent pas de cette question.

6. Adresse de signification

L'alinéa 30g) de la LMCC exige « l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même ».

Convention de Paris, ALÉNA et Accord sur les ADPIC

L'article 2.3) de la Convention de Paris, le paragraphe 1703(3) de l'ALÉNA et l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC permettent à une partie contractante, par dérogation à sa législation nationale, d'exiger des déposants de marque de commerce qu'ils fournissent une adresse de signification située sur son territoire.

TDM

Les articles 3.1)a)ii) et v) du TDM prévoient qu'une partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'adresse du déposant ainsi qu'une adresse de signification lorsque requis par l'article 4.2)b). L'article 4.2)b) prévoit que « [t]oute Partie contractante peut, dans la mesure où elle n'exige pas de constitution de mandataire […], exiger que, aux fins d'une procédure devant l'office, toute personne qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire élise un domicile sur ce territoire ». Sous réserve des commentaires dans le prochain paragraphe, l'alinéa 30g) de la LMCC semble conforme avec le TDM. Le TDM ne définit pas ce qu'est une adresse de signification, mais il semble raisonnable de penser que « les nom et adresse […] d'une personne ou firme à qui tout avis […] peut être envoyé » qui sont exigés au Canada équivalent à une adresse de signification.

Sous le régime du TDM, l'adresse de signification doit être fournie aux fins d'une procédure devant l'office, alors que, suivant l'alinéa 30g) de la LMCC, cette adresse doit aussi être fournie aux fins de toute procédure judiciaire. Cependant, rien dans le TDM ne semble empêcher une partie contractante de considérer que l'adresse de signification fournie aux fins d'une procédure devant l'office (ou, subsidiairement, l'adresse d'un mandataire au Canada lorsqu'un tel mandataire est nommé) est aussi l'adresse de signification aux fins des procédures judiciaires, en l'absence d'indication contraire donnée par le déposant/l'inscrivant.

Protocole

La règle 9.4)a)ii) du Règlement de Madrid exige que la demande internationale contienne l'adresse du déposant, indiquée conformément aux Instructions administratives. Il n'est pas exigé que cette adresse soit sur le territoire d'une administration particulière; cependant, si elle ne se trouve pas sur le territoire de la partie contractante dont l'office est l'office d'origine et que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, la règle 9.5)c) exige que ce domicile ou l'adresse de cet établissement soit aussi indiqué dans la demande internationale. L'instruction administrative 12.d) permet que des numéros de téléphone et de télécopieur, une adresse électronique ainsi qu'une adresse différente pour la correspondance soient aussi indiqués dans la demande internationale.

Le Règlement de Madrid n'exige pas qu'une adresse de signification dans chacune des parties contractantes désignées soit indiquée dans la demande internationale. Le Canada pourrait probablement délivrer un refus provisoire si aucune adresse de signification située au Canada n'est indiquée (pour les procédures devant le BMCC et les tribunaux), mais cela pourrait créer des problèmes concernant la charge de travail du BMCC et compliquer considérablement l'utilisation du Protocole au regard des demandes internationales désignant le Canada. Si le Canada décidait d'adhérer au Protocole, il pourrait vouloir envisager la possibilité de faire modifier le Règlement de Madrid de façon à permettre que les demandes internationales contiennent une adresse de signification pour chacune des parties contractantes désignées.

7. Reproductions et descriptions de la marque

L'alinéa 30h) de la LMCC exige « sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque ».

L'article 27 du RMCC prévoit :

(1) Lorsque le dessin d'une marque de commerce est exigé par l'alinéa 30h) de la Loi, il est en noir et blanc, mesure au plus 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces ou 7 cm sur 7 cm, n'inclut pas de matière qui ne fait pas partie de la marque de commerce, et peut être sur une feuille qui satisfait aux exigences de l'article 13 [c.-à-d. sur du papier blanc dont les dimensions ne sont pas inférieures à 8 pouces sur 11 pouces ou 21 cm sur 28 cm ni supérieures à 8 ? pouces sur 14 pouces ou 22 cm sur 35 cm, les marges de gauche et les marges supérieures étant d'au moins 1 pouce ou 2,5 cm].

(2) Le registraire peut exiger que le requérant produise un nouveau dessin si le dessin au dossier ne se prête pas à la reproduction dans le Journal.

L'article 28 du RMCC prévoit :

(1) Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite.

(2) Si la description prévue au paragraphe (1) n'est pas claire, le registraire peut exiger que le requérant produise un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau suivant…

L'alinéa 29c) du RMCC prévoit :

29. Le registraire peut exiger que le requérant demandant l'enregistrement d'une marque de commerce lui fournisse les éléments suivants […]
c) un spécimen de la marque de commerce telle qu'elle est employée.

TDM

Les articles 3.1)a)ix) à xii) du TDM permettent aux parties contractantes d'exiger qu'une demande contienne les éléments suivants :

ix) lorsque l'office de la Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu'il considère comme standard et lorsque le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans ces caractères standard, une déclaration dans ce sens;

x) lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une déclaration dans ce sens, ainsi que l'indication du nom de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, l'indication des parties principales de la marque qui ont cette couleur;

xi) lorsque la marque est une marque tridimensionnelle, une déclaration précisant que tel est le cas;

xii) une ou plusieurs reproductions de la marque;…

Des précisions au sujet du nombre et de la nature des reproductions qui peuvent être exigées en vertu de l'article 3.1)a)xii) sont données aux règles 3.2) et 3.3) du Règlement du TDM. Le formulaire international type no 1 (et l'article 3.2)i) du TDM) exige des parties contractantes qu'elles acceptent les reproductions contenues dans un carré d'environ 8 cm sur 8 cm. Bien que ceci ne soit pas mentionné expressément, il semble que, sous le régime du TDM, aucun office ne serait tenu d'accepter une reproduction d'une qualité insuffisante aux fins notamment de la publication.

L'alinéa 30h) de la LMCC et les articles 27 à 29 du RMCC semblent être compatibles avec le TDM, sous réserve de ce qui suit :

  1. quand le formulaire international type no 1 est utilisé par un déposant, le Canada serait tenu d'accepter une reproduction contenue dans un carré de 8 cm sur 8 cm;
  2. le Canada ne pourrait pas exiger un dessin ligné qui représente les couleurs comme il peut le faire en vertu du paragraphe 28(2) du RMCC. Dans les cas où une description faite en vertu de l'article 3.1)a)x) n'est pas claire, il semble que la seule solution soit de conférer au registraire le droit d'exiger que la marque soit reproduite en couleur;
  3. on ne sait pas avec certitude dans quelle mesure des spécimens peuvent être exigés en vertu du TDM. La règle 3.3)d) du Règlement du TDM prévoit expressément qu'un spécimen d'une marque tridimensionnelle peut être exigé dans certaines circonstances. Il n'est pas question de spécimen ailleurs dans le Règlement du TDM ou dans le TDM lui-même. Il se peut cependant que l'obligation de fournir un spécimen à des fins d'examen qui est prévue à l'alinéa 29c) du RMCC puisse, du moins dans certains cas, être justifiée en vertu de l'article 3.8) du TDM, le spécimen constituant alors une preuve. Quoi qu'il en soit, le fait de ne pas pouvoir exiger un spécimen de la marque dans tous les cas ne causerait vraisemblablement pas de graves problèmes au BMCC.

Le BMCC pourrait préférer recevoir des dessins sur une feuille distincte; toutefois, une telle exigence ne serait apparemment pas compatible avec le formulaire international type no 1 qui prévoit un espace pour la reproduction de la marque sur la page où figurent les autres renseignements.

Protocole

La règle 9.4)a) du Règlement de Madrid exige que la demande internationale renferme les renseignements suivants (entre autres) :

v) une reproduction de la marque qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel c.-à-d. dans un carré de 8 cm sur 8 cm]; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur,

vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,

vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,

viibis) lorsque la marque qui fait l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,

viii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication « marque tridimensionnelle »,

ix) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque sonore, l'indication « marque sonore »,

[…]

xi) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que le déposant souhaite inclure la description ou que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description, cette même description…

Aux termes de la règle 9.4)b)iv) du Règlement de Madrid, une demande internationale peut aussi contenir, « lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur ».

Aux termes de l'article 3.3) du Protocole, « [s]i le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée; ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution ».

Du point de vue du droit, l'alinéa 30h) de la LMCC et les articles 27 à 29 du RMCC seraient compatibles avec le Protocole et le Règlement de Madrid étant donné que l'article 5.1) du Protocole permet tout motif de refus qui n'est pas contraire à la Convention de Paris et que celle-ci ne prévoit rien au sujet de la fourniture de reproductions. En pratique cependant, si le Canada adhérait au Protocole, il lui serait difficile de maintenir (à l'égard des demandes internationales qui le désignent et qui lui sont notifiées par le BI) des exigences relatives à la reproduction et à la description des marques différentes de celles prévues relativement au dépôt des demandes internationales. Le Canada devrait donc, en pratique, accepter des reproductions de 8 cm sur 8 cm et des reproductions en couleur plutôt que des dessins lignés représentant les couleurs.

L'obligation de fournir un spécimen sur demande, qui est prévue à l'article 29 du RMCC, semble acceptable si, comme c'est le cas actuellement, un tel spécimen n'est demandé par le BMCC que dans les cas où l'enregistrabilité de la marque ne peut être évaluée autrement de manière appropriée.

Le Canada recevrait, en conformité avec la règle 9.4)vi) du Règlement de Madrid, des notifications des demandes internationales le désignant qui contiendraient une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard. Il pourrait donc être souhaitable de modifier la LMCC ou le RMCC afin d'indiquer quel serait l'effet d'une telle déclaration.

De plus, le Canada recevrait, en conformité avec la règle 9.4)viii) du Règlement de Madrid, des notifications des demandes internationales le désignant qui contiendraient l'indication « marque tridimensionnelle ». Il pourrait donc aussi être souhaitable de modifier la LMCC ou le RMCC afin d'établir clairement le lien entre une telle indication et les dispositions de la LMCC concernant les signes distinctifs.

Finalement, le Canada recevrait, en conformité avec la règle 9.4)ix) du Règlement de Madrid, des notifications des demandes internationales le désignant qui contiendraient l'indication « marque sonore ». Selon le BMCC, la LMCC ne permet pas l'enregistrement de marques sonores. Aucune disposition du Protocole (ni de la Convention de Paris, du TDM, de l'Accord sur les ADPIC ou de l'ALÉNA) n'obligerait le Canada à accepter des marques sonores en vue de leur enregistrement. Par conséquent, s'il recevait une demande comportant l'indication « marque sonore », le BMCC pourrait simplement délivrer un refus.

8. Traduction ou translitération de la marque

Les alinéas 29a) et b) du RMCC prévoient :

Le registraire peut exiger que le requérant demandant l'enregistrement d'une marque de commerce lui fournisse les éléments suivants, le cas échéant : a) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui en font partie; b) lorsque la marque de commerce se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes;…

Ces dispositions sont compatibles avec la Convention de Paris, l'ALÉNA, l'Accord sur les ADPIC, le TDM et le Protocole.

TDM

Les articles 3.1)a)xiii) et xiv) du TDM permettent à une partie contractante d'exiger qu'une demande contienne :

xiii) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque;

xiv) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque;

Les règles 3.4) et 5) du Règlement du TDM prévoient :

4) Aux fins de l'article 3.1)a)xiii), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que les caractères utilisés par l'office ou de chiffres autres que les chiffres utilisés par l'office, une translittération de ces caractères et de ces chiffres en caractères et en chiffres utilisés par l'office peut être exigée.

5) Aux fins de l'article 3.1)a)xiv), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs mots d'une langue autre que la langue ou que l'une des langues admises par l'office, une traduction de ce ou ces mots dans cette langue ou dans l'une de ces langues peut être exigée.

Protocole

La règle 9.4)a)xi) du Règlement de Madrid prévoit que la demande internationale doit contenir la traduction, dans la langue de la demande internationale (c.-à-d. en français ou en anglais) de la description de la marque si celle-ci est dans une autre langue. La règle 9.4)a)xii) du Règlement de Madrid exige, lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translitération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes.

Aux termes de la règle 9.4)b)iii) du Règlement de Madrid, une demande internationale peut contenir, « lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots […] en français, en anglais ou dans chacune de ces deux langues » si la demande internationale relève exclusivement du Protocole. Le BMCC pourrait délivrer un refus provisoire s'il souhaite obtenir une traduction dans les cas où aucune traduction n'a été fournie conformément à cette règle.

9. Déclaration relative au droit d'employer la marque (al. 30i) de la LMCC)

L'alinéa 30i) de la LMCC exige « une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande ».

La Convention de Paris, l'Accord sur les ADPIC et l'ALÉNA n'empêcheraient pas le Canada de maintenir cette exigence.

Le TDM renferme une liste exhaustive des indications qu'une partie contractante peut exiger dans une demande et ne parle pas explicitement d'une déclaration semblable à celle prévue à l'alinéa 30i) de la LMCC. Il semblerait que le Canada puisse exiger qu'une telle déclaration soit incluse dans toute déclaration d'intention d'utiliser la marque visée à l'article 3.1)xvii) du TDM ou dans toute déclaration d'usage effectif de la marque qu'un déposant peut choisir de déposer conformément à l'article 3.1)b) du TDM.

Le Protocole ne permet pas expressément qu'une déclaration comme celle prévue à l'alinéa 30i) de la LMCC soit incluse dans une demande internationale. Toutefois, dans tous les cas où il a été désigné dans une demande internationale, le Canada pourrait, en vertu des règles 7.2) et 9.5)f) du Règlement de Madrid, exiger une déclaration d'intention d'utiliser la marque et préciser que cette déclaration doit comporter la déclaration visée à l'alinéa 30i).

[La déclaration d'intention exigée par le TDM et le Protocole a été analysée plus en détail dans les sections intitulées « Emploi ou révélation de la marque au Canada » et « Emploi projeté ».]

10. Affidavit ou autres preuves

Le paragraphe 31(2) de la LMCC prévoit :

Un requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d'origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l'alinéa 14(1)b), fournit la preuve que le registraire peut requérir par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle établissant les circonstances sur lesquelles il s'appuie, y compris la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.

Le paragraphe 32(1) de la LMCC prévoit : « Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l'article 13, fournit au registraire, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l'appui de cette prétention. »

Ces dispositions sont compatibles avec la Convention de Paris, l'ALÉNA, l'Accord sur les ADPIC, le TDM et le Protocole.

Pour ce qui est du TDM, il est indiqué au point 3.35 des notes concernant la proposition de base pour le Traité (document de la Conférence diplomatique no TLT/DC/5), que l'article 3.7) établit le caractère exhaustif de la liste des exigences, sous réserve évidemment de la possibilité d'exiger, en se fondant sur l'alinéa 8), la fourniture d'une preuve. On mentionne également que l'alinéa 7) n'empêche pas une partie contractante de demander à un déposant, pendant l'examen d'une demande, les indications additionnelles qui sont nécessaires pour évaluer l'enregistrabilité de la marque, par exemple le consentement d'une personne dont le nom est identique ou semble identique à celui employé dans la marque, une description de la marque ou des documents concernant la capacité d'une personne donnée (comme un mineur ou une personne en tutelle) de déposer une demande.

Sous le régime du Protocole, le BMCC devrait délivrer un refus provisoire (fondé sur le non-respect des alinéas 12(1)a) ou b) de la LMCC) lorsque les exigences des paragraphes 31(2) et 32(1) ne seraient pas remplies.

L'article 15.1 de l'Accord sur les ADPIC prévoit notamment : « Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. »

L'article 14 de la LMCC a apparemment été adopté parce qu'on croyait qu'il était requis par l'article 6quinquies B de la Convention de Paris, selon lequel des marques de commerce enregistrées dans le pays d'origine ne peuvent être refusées à l'enregistrement que dans les cas suivants : « 1. lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée; 2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée; 3. lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public… ». Il semble évident cependant que le libellé de l'article 6quinquies B est suffisamment souple pour permettre au Canada d'abroger l'article 14 de la LMCC et d'appliquer à toutes les demandes le critère prévu au paragraphe 12(2) concernant le caractère distinctif.

11. Syndicats ouvriers ou associations commerciales

L'article 33 de la LMCC prévoit : « Chaque syndicat ouvrier ou chaque association commerciale demandant l'enregistrement d'une marque de commerce peut être requis de fournir une preuve satisfaisante que son existence n'est pas contraire au droit du pays où son bureau principal est situé. »

Le but visé par cette disposition n'est pas parfaitement clair puisque le BMCC devrait toujours être convaincu que le requérant est une « personne » au sens de l'article 2 de la LMCC. La présence de cette disposition dans la LMCC peut s'expliquer par l'article 7bis de la Convention de Paris, lequel prévoit : « Cependant, la protection de ces marques [marques collectives] ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément à la législation de ce pays. »

Quoi qu'il en soit, cette exigence particulière, tout comme l'obligation générale imposée à un requérant par le BMCC d'établir qu'il est une personne au sens de l'article 2 de la LMCC, semblent être compatibles avec la Convention de Paris, l'ALÉNA, l'Accord sur les ADPIC, le TDM et le Protocole.

En ce qui concerne le TDM, il convient de se reporter de nouveau à la note 3.35 du document no TLT/DC/5 de la Conférence diplomatique (voir la section intitulée « Affidavit ou autres preuves » ci-dessus).

En plus d'obliger un déposant à établir son admissibilité à déposer une demande internationale en vertu de l'article 2 du Protocole, celui-ci permet, à la règle 9.4)b)ii), que la demande internationale contienne, « lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale… ». Si le BMCC voulait obtenir des renseignements additionnels sur le statut juridique d'un déposant, il n'aurait d'autre choix que de délivrer un refus provisoire. Mais comme un enregistrement international doit être basé sur une demande présentée ou un enregistrement effectué dans le pays d'origine au même nom que l'enregistrement international, il pourrait être raisonnable que le BMCC présume généralement que la légalité de l'organisation ou de l'entité concernée dans le pays d'origine a été vérifiée.

12. Revendications de priorité

L'article 34 de la LMCC prévoit :

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union [expression qui inclut les membres de l'OMC aux termes de la définition de l'article 2], ou pour un pays de l'Union, autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;
  2. le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;
  3. le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant que la demande d'enregistrement ne soit admise aux termes de l'article 39.
(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

L'article 34 semble être compatible avec la Convention de Paris (sous réserve de l'exception possible dont il sera question plus loin), l'ALÉNA, l'Accord sur les ADPIC et le TDM. Il semble toutefois que les exigences relatives à la forme prévues à l'article 34 ne puissent pas être appliquées relativement aux demandes internationales relevant du Protocole. En fait, le BMCC devrait se satisfaire des renseignements visés à la règle 9.4)a)iv) du Règlement de Madrid. Ainsi, sous le régime du Protocole, le BMCC recevrait apparemment tous les renseignements appropriés au sujet de la revendication de priorité mais ne pourrait exiger aucune preuve, par exemple une copie certifiée conforme du document établissant la priorité.

Convention de Paris

L'article 4D de la Convention de Paris prévoit :

  1. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.
  2. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.
  3. Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction.
  4. D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l'Union déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ses conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.
  5. Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées. Celui qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu d'indiquer le numéro de ce dépôt; cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l'alinéa 2) ci-dessus. »

    Il semble qu'il faudrait, pour que l'alinéa 34b) de la LMCC soit parfaitement compatible avec l'article 4D de la Convention de Paris, supprimer l'exigence que le requérant ou son prédécesseur en titre soit un citoyen du même pays de l'Union de Paris que celui où la demande de priorité a été déposée (ou soit lié d'une autre façon à ce pays). L'alinéa 34b) devrait plutôt exiger seulement que le requérant ou son prédécesseur en titre ait été un citoyen d'un pays de l'Union de Paris (ou qu'il ait été lié d'une autre façon à un tel pays).

TDM

L'article 3.1)a)vii) du TDM permet à une partie contractante d'exiger, « lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l'appui de la déclaration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l'article 4 de la Convention de Paris ».

De plus, l'article 3.8) du TDM permet à une partie contractante d'exiger des preuves lorsqu'elle a des doutes raisonnables au sujet de la véracité d'une indication ou d'un élément figurant dans la demande.

Protocole

L'article 4.2) du Protocole prévoit :

Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article.

Aux termes de la règle 9.4)a)iv) du Règlement de Madrid, la demande internationale doit contenir, « lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur ».

Compte tenu de l'article 4.1)a) du Protocole, la période de priorité de six mois prévue par la Convention de Paris commencerait à courir, pour les demandes relevant du Protocole, à compter de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué conformément aux articles 3 et 3ter du Protocole, et non nécessairement à compter de la date du dépôt de la demande internationale.

Accord sur les ADPIC et ALÉNA

L'Accord sur les ADPIC et l'ALÉNA ne renferment aucune disposition sur la priorité, outre celles de la Convention de Paris qui y sont incorporées par renvoi.

13. Désistements

L'article 35 de la LMCC prévoit :

Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande subséquente si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant.

TDM

L'article 35 de la LMCC semble clairement permis par le TDM, compte tenu en particulier de la note 3.35 du document no TLT/DC/5 de la Conférence diplomatique (voir la section intitulée « Affidavit ou autres preuves » ci-dessus).

Protocole

Aux termes de la règle 9.4)b)v) du Règlement de Madrid, une demande internationale peut contenir, « lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l'élément ou des éléments dont la protection n'est pas revendiquée ». S'il voulait obtenir un désistement dans un cas où un tel désistement n'a pas été fourni en conformité avec cette disposition, le BMCC pourrait délivrer un refus provisoire.

La pratique de certains des offices assujettis au Protocole de Madrid qui exigent des désistements consiste à délivrer ce qui est en réalité une acceptation sous réserve d'un désistement, ou, si l'on emploie la terminologie du Protocole de Madrid, une notification de refus provisoire, informant le titulaire du fait que la protection dans son pays est sujette à un désistement; si le titulaire ne fait rien pour contester l'exigence, le désistement est maintenu et la marque est protégée en conséquence.

Autres accords

La Convention de Paris, l'ALÉNA et l'Accord sur les ADPIC ne traitent pas des désistements.

14. Formulaires

Le paragraphe 14(1) du RMCC prévoit :

Tout document destiné au registraire concernant l'enregistrement d'une marque de commerce […] est présenté clairement et lisiblement, de la manière indiquée par le registraire dans le Journal et sur le formulaire approprié qu'il y fait publier, ou sous toute autre forme permettant de fournir les mêmes renseignements.

L'article 3.2) du TDM oblige toute partie contractante à accepter une demande présentée sur le formulaire international type prescrit par le Règlement du TDM pour les demandes d'enregistrement.

Pour ce qui est des demandes relevant du Protocole, le Canada devrait, à tout le moins d'un point de vue pratique, accepter les demandes internationales qui sont conformes aux exigences du Protocole et du Règlement de Madrid.

La Convention de Paris, l'ALÉNA et l'Accord sur les ADPIC ne prévoient rien au sujet de formulaires obligatoires.

Comme il n'exige pas qu'un formulaire particulier soit utilisé, la conformité du paragraphe 14(1) du RMCC avec les traités internationaux ne pose pas problème.

15. Signatures

Les articles 3.1)a)xvi) et 3.4) du TDM permettent à une partie contractante d'exiger que la demande d'enregistrement soit signée. Aux termes de la règle 9.2)b) du Règlement de Madrid cependant, une demande internationale ne peut être signée que par l'office d'origine, à moins que celui-ci n'exige qu'elle soit signée aussi par le déposant. La Convention de Paris, l'ALÉNA et l'Accord sur les ADPIC ne prévoient rien au sujet des signatures.

Cette question ne soulève pas de problème actuellement puisque le Canada n'exige plus depuis 1996 que les demandes d'enregistrement de marque de commerce soient signées.

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