Les incidences juridiques et techniques de l’adhésion du Canada du Protocole de Madrid (Page 2 de 9)

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II - Le Bureau des marques de commerce du Canada en tant qu'office d'origine

Qui pourrait déposer une demande internationale par l'entremise du Canada?
Langue
Préparation et présentation de la demande internationale
Formulaire de demande officiel
Transmission de la demande internationale au BI
Émoluments et taxes
Notification des irrégularités
Changements touchant la demande de base ou l'enregistrement de base
Divisions et fusions
Renouvellement de l'enregistrement international
Désignations postérieures
Modification ou annulation de l'enregistrement international

1. Qui pourrait déposer une demande d'enregistrement international par l'entremise du Canada?

Suivant l'article 2 du Protocole, une demande d'enregistrement international ne peut être déposée que s'il y a eu demande ou enregistrement (appelé demande de base ou enregistrement de base) dans l'une des parties contractantes. Aux termes de l'article 2.2) du Protocole, la demande d'enregistrement international doit être déposée auprès du BI par l'intermédiaire de l'office (appelé office d'origine) auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué.

L'article 2.1) du Protocole prévoit que seule une personne qui est un ressortissant du Canada, qui est domiciliée dans ce pays ou qui y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux a le droit de déposer une demande d'enregistrement international par l'intermédiaire du BMCC (l'office d'origine). Le Guide pour l'enregistrement international des marques de l'OMPI indique, au point B.II.02.04, qu'« [i]l appartient aux Parties contractantes de déterminer dans leur législation, chacune en ce qui la concerne, l'interprétation qu'il faut donner aux termes « ressortissant », « domicile » ou à l'expression « établissement commercial ou industriel effectif et sérieux ». »

Bien que le Protocole ne le prévoie pas expressément, il semble que le lien entre un déposant et une partie contractante qui est exigé par l'article 2.1) du Protocole doive exister seulement au moment du dépôt de la demande d'enregistrement international. Par conséquent, un enregistrement international ne deviendra pas invalide simplement parce que son propriétaire cesse d'avoir un lien avec l'office d'origine ou avec l'une ou l'autre des parties contractantes. La question du lien redeviendrait pertinente lors d'un changement du propriétaire de la marque, lorsqu'il faut (suivant l'article 9 du Protocole) que le nouveau propriétaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales.

2. Langue

La règle 6.1)b) du Règlement de Madrid prévoit que toute demande internationale relevant du Protocole « doit être rédigée en français ou en anglais selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine, étant entendu que l'Office d'origine peut donner aux déposants le choix entre le français et l'anglais ». À titre d'office d'origine, le BMCC permettrait évidemment aux déposants de rédiger leurs demandes en français ou en anglais, à leur choix.

3. Préparation et présentation de la demande internationale

Les demandes internationales peuvent seulement être présentées au BI par un office d'origine (règle 9.1) du Règlement de Madrid), en utilisant le formulaire officiel préparé par le BI (règle 9.2)a) du Règlement de Madrid).

Sous réserve du paragraphe qui suit, ni le Protocole ni le Règlement de Madrid ne précisent les rôles du déposant et de l'office d'origine pour ce qui est de remplir le formulaire officiel. À cet égard, le Guide pour l'enregistrement international des marques de l'OMPI indique, au point B.II.07.02 :

C'est la pratique de l'Office d'origine qui détermine si le déposant peut ou doit remplir le formulaire officiel de demande internationale, ou si le formulaire doit être rempli par l'Office sur la base des données fournies par le déposant. Les Offices de certaines Parties contractantes mettent à disposition des formulaires pour la requête en présentation d'une demande internationale qui diffèrent du formulaire officiel de demande internationale, et que les déposants peuvent ou doivent utiliser, selon ce qui est prescrit par la législation de la Partie contractante.

Si le BMCC était l'office d'origine pour le dépôt d'une demande internationale, il devrait, suivant l'article 3.1) du Protocole et la règle 9 du Règlement de Madrid :

signer la demande internationale;
fournir une déclaration certifiant la date de dépôt de la demande internationale et le fait que les indications qu'elle contient correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base;
présenter la demande au BI.

La règle 9.5)d) prévoit, au sujet de la déclaration :

La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant

la date à laquelle l'Office d'origine a reçu […] du déposant la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international,

que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l'enregistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne,

que toute indication visée à l'alinéa 4)a)viibis) à xi) [c.-à-d. une indication que la marque consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs ou est une marque tridimensionnelle, une marque sonore, une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, ou une description de la marque exprimée par des mots] et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

que la marque faisant l'objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et

que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas.

4. Formulaire de demande officiel

Une copie du formulaire de demande officiel (pour les enregistrements internationaux relevant exclusivement du Protocole) est jointe à l'annexe II. Compte tenu de ce qui précède, trois options s'offriraient au BMCC pour ce qui est des rubriques 1 à 12 du formulaire : 1) il pourrait demander au déposant de les remplir; 2) il pourrait insister pour les remplir lui-même en se servant des renseignements transmis par le déposant sous une autre forme; 3) il pourrait laisser au déposant le choix de les remplir lui-même ou de laisser le BMCC le faire.

Un office pourrait vouloir remplir lui-même les rubriques 1 à 12 afin de faciliter le dépôt de la demande dans des administrations où le français ou l'anglais ne sont pas des langues officielles. Au Canada, compte tenu en particulier du fait que les deux langues officielles sont acceptées sous le régime du Protocole, il semble n'y avoir aucune raison importante de ne pas demander au déposant de remplir lui-même ces rubriques. En le faisant, le BMCC réduirait sa charge de travail et éviterait de commettre des erreurs en transférant les données sur le formulaire. Il faut noter cependant que, si le BMCC décidait, comme il le ferait probablement, de transmettre les demandes internationales au BI par un moyen électronique, il faudrait absolument que les données soient saisies si le déposant ne les a pas transmises au BMCC sur support électronique.

Comme nous le verrons plus loin [dans la section intitulée « Notification des irrégularités »], s'il décidait de demander au déposant de remplir lui-même les rubriques 1 à 12 du formulaire de demande officiel, le BMCC voudrait sans doute les vérifier soigneusement ensuite afin de s'assurer qu'elles ne contiennent pas des irrégularités mentionnées à la règle 11.4), dont la correction lui incomberait. Afin d'offrir un bon service à la clientèle, le BMCC pourrait examiner aussi les autres rubriques qui ont été remplies par le déposant afin de déceler les irrégularités évidentes dont la correction incomberait au déposant de façon qu'elles puissent être corrigées avant que la demande internationale ne soit présentée au BI. Le BMCC devrait veiller cependant à ce que le processus de vérification ne retarde pas indûment la transmission de la demande au BI, compte tenu du fait que, pour que l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'office d'origine, il faut que celle-ci soit reçue par le BI dans les deux mois suivant cette date (article 3.4) du Protocole).

Le BMCC devrait remplir la rubrique n^o 13, où figurent la certification et la signature de la demande internationale par l'office d'origine.

5. Transmission de la demande internationale au BI

Conformément à la règle 2 du Règlement de Madrid et aux Instructions administratives, le BMCC pourrait transmettre la demande internationale (et toute autre communication) au BI par la poste, par télécopieur ou par un moyen électronique, selon ce qui a été convenu avec le BI. L'instruction 9 des Instructions administratives indique que, si la demande internationale est transmise par télécopieur, l'original de la page du formulaire officiel où figure la reproduction ou les reproductions de la marque doit être envoyé au BI dans le mois suivant la transmission par télécopieur.

6. Émoluments et taxes

Le déposant serait tenu de payer, à l'avance, une taxe internationale au BI et pourrait devoir payer des droits au BMCC relativement au dépôt d'une demande internationale par l'intermédiaire de celui-ci.

L'article 8.1) du Protocole autorise le BMCC à percevoir des droits : « L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international. »

Pour ce qui est de l'émolument international afférent à l'enregistrement d'une marque, l'article 8.2) du Protocole prévoit qu'il doit comprendre : « i) un émolument de base; ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque; iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3^ter ». Suivant la règle 34.2) du Règlement de Madrid, l'émolument international peut être payé par le déposant directement au BI. Par ailleurs, quand l'office d'origine accepte de percevoir les émoluments et les taxes et de les transférer au BI, le déposant peut, s'il le souhaite, payer ce qu'il doit au BI par l'intermédiaire de l'office. Un déposant ne peut toutefois pas être tenu de payer les émolument et les taxes au BI par l'intermédiaire d'un office.

La règle 35.1) du Règlement de Madrid prévoit que tous les paiements dus au BI, notamment l'émolument international, doivent être effectués au BI en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un office, celui-ci a pu les percevoir dans une autre monnaie.

Il faudrait, par conséquent, que le BMCC décide s'il serait disposé à percevoir l'émolument international afférent à l'enregistrement d'une marque (sans doute en devises canadiennes) et à le transférer (en francs suisses) au BI pour le compte du déposant. Il convient de noter à cet égard que le formulaire de demande officiel comporte une feuille de calcul des taxes et émoluments. La partie a) de celle-ci fournit un mécanisme simple d'autorisation de prélèvement des émoluments et taxes sur un compte courant ouvert auprès du BI, lequel pourrait être un compte tenu par le BMCC, le déposant ou l'agent de marques de ce dernier. Il faudrait en outre que le BMCC décide s'il percevrait et transférerait au BI tous les autres émoluments et taxes qui lui seraient dûs, par exemple ceux afférents au renouvellement. À l'heure actuelle, la plupart des offices dans le système de Madrid n'ont pas convenu de percevoir les émoluments et taxes payables au BI.

[Voir aussi l'analyse des émoluments et taxes dans la partie III ci-dessous.]

7. Notification des irrégularités

Lorsqu'il reçoit une demande internationale d'un office d'origine, le BI l'examine afin de déterminer si elle contient des irrégularités. Si le BI considère qu'une demande internationale contient une irrégularité, il notifie celle-ci au déposant et à l'office d'origine. Certaines irrégularités doivent être corrigées par le déposant, d'autres par l'office d'origine et d'autres enfin par le déposant ou par l'office d'origine.

Irrégularités concernant les émoluments et taxes

Suivant la règle 11.3) du Règlement de Madrid, lorsque les émoluments et taxes concernant une demande internationale ont été payés au BI par l'office d'origine et que le BI considère que le montant reçu est inférieur au montant dû, il notifie ce fait à l'office d'origine et au déposant. Le montant restant dû peut être payé par l'office d'origine ou par le déposant dans les trois mois suivant la date de la notification. Comme il a été mentionné précédemment, le Protocole n'exige pas que les émoluments et taxes soient payés par l'intermédiaire de l'office d'origine. Le BMCC pourrait donc décider que le déposant devrait être le seul à répondre à la notification visée à la règle 11.3), de sorte qu'il devrait payer le montant restant dû (en francs suisses) directement au BI. Même s'il décidait de se charger de la perception de ces montants restants et de leur transfert au BI, le BMCC ne serait pas tenu de répondre à la notification visée à la règle 11.3) et il pourrait tout simplement l'ignorer jusqu'à ce que le déposant lui demande de faire le paiement en son nom.

Irrégularités dont la correction incombe à l'office d'origine

La règle 11.4) du Règlement de Madrid énumère un certain nombre d'irrégularités dont la correction incombe exclusivement à l'office d'origine. Cette obligation imposée à l'office d'origine s'explique par le fait que ce dernier n'aurait jamais dû transmettre au BI une demande internationale contenant de telles irrégularités. Les irrégularités en cause concernent des erreurs commises par l'office en remplissant le formulaire de demande ou des erreurs commises par le déposant (lorsque l'office permet au déposant de remplir lui-même une partie du formulaire de demande officiel ou lui demande de le faire) que l'office aurait dû déceler et qu'il aurait dû demander au déposant de corriger avant de transmettre la demande.

Si le BI considérait qu'une demande internationale qui lui a été présentée par le BMCC contient l'une des irrégularités mentionnées à la règle 11.4), il le notifierait au BMCC et en informerait en même temps le déposant. Le BMCC aurait alors trois mois à compter de la date à laquelle l'irrégularité a été notifiée pour la corriger. Selon la nature de celle-ci, le BMCC pourrait choisir de répondre seul à la notification ou de consulter le déposant.

La règle 11.4) mentionne les irrégularités suivantes :

la demande internationale n'est pas présentée sur le formulaire officiel ou n'a pas été remplie à l'aide d'une machine à écrire;
lorsque la demande est envoyée au BI par télécopieur, l'original de la page portant la marque (exigé par la règle 2 et l'instruction 9 des Instructions administratives) n'a pas été reçue par le BI;
la demande ne comporte pas un élément essentiel (p. ex. la reproduction de la marque ou l'indication des produits et services) exigé par la règle 15.1) pour la détermination de la date de l'enregistrement international;
la demande contient des irrégularités relatives au droit du déposant de la déposer;
la déclaration par l'office d'origine visée à la règle 9.5)d) est imparfaite;
la demande n'est pas signée par l'office d'origine.

Si, comme ce serait probablement le cas, le BMCC décidait que tout déposant qui présente une demande internationale par son entremise doit remplir lui-même les rubriques 1 à 12 du formulaire de demande officiel, il voudrait sans doute vérifier soigneusement les rubriques remplies par le déposant afin de s'assurer que celles-ci ne contiennent pas des irrégularités mentionnées à la règle 11.4) dont la correction lui incomberait.

Irrégularités concernant la déclaration d'intention d'utiliser la marque

Suivant la règle 11.6) du Règlement de Madrid, lorsqu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque est exigée mais qu'elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le BI notifie ce fait au déposant et à l'office d'origine. À titre d'office d'origine, le BMCC ne serait vraisemblablement pas tenu, cependant, de veiller à ce qu'une déclaration manquante ou corrigée soit transmise au BI.

Irrégularités concernant les produits et les services

Selon les règles 12 et 13 du Règlement de Madrid, si le BI considérait que des irrégularités ont été commises relativement au classement ou à l'indication des produits et des services dans une demande internationale présentée par le BMCC, il lui notifierait ce fait et en informerait le déposant. Le BMCC aurait alors la possibilité de présenter des observations ou de faire une proposition afin de corriger l'irrégularité dans les trois mois suivant la date de la notification. Le déposant n'aurait pas le droit de communiquer directement avec le BI relativement à ces irrégularités. Dans une note rédigée au moment de l'élaboration de la règle 12, le BI indiquait qu'il était entendu que le fait que le déposant ait été informé d'une proposition de classement et de groupement notifiée par le BI à l'office d'origine lui donnait le droit de prendre des mesures à l'égard de cet office afin de faire connaître son avis sur la proposition faite par le BI. Le BMCC voudrait probablement, avant de répondre à la notification d'une irrégularité visée à la règle 12 ou 13, laisser au déposant du temps pour faire connaître son point de vue sur la question. Il pourrait par contre choisir de lui envoyer, dès qu'il reçoit la notification du BI, un avis lui demandant de transmettre son opinion dans un bref délai.

Autres irrégularités

Pour ce qui est des autres irrégularités que celles dont il est question ci-dessus (c.-à-d. celles mentionnées aux règles 11.3), 4) et 6), 12 et 13), la règle 11.2) du Règlement de Madrid exige du BI qu'il notifie l'irrégularité au déposant et qu'il en informe en même temps l'office d'origine. Il incombera ensuite au déposant de corriger l'irrégularité en communiquant directement avec le BI. Le BMCC ne serait pas tenu d'intervenir lorsque de telles irrégularités sont commises (il pourrait cependant vouloir aider de manière générale les déposants à les corriger).

8. Changements touchant la demande de base ou l'enregistrement de base

Suivant les articles 6.3) et 4) du Protocole et la règle 22 du Règlement de Madrid, le BMCC serait tenu d'aviser le BI si certains changements touchant la demande de base ou l'enregistrement de base survenaient au cours des cinq premières années de la durée de l'enregistrement international ou par la suite en raison d'une procédure entreprise dans ce délai de cinq ans. En particulier, le BMCC devrait notifier au BI le fait que « la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international ».

Radiations, retraits et rejets définitifs

La radiation d'un enregistrement de base effectué au Canada ou d'un enregistrement effectué au Canada par suite d'une demande de base présentée dans ce pays à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement international devrait être notifiée au BI, tout comme le retrait ou le rejet définitif d'une demande de base canadienne à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement international.

Modifications

Une grande variété de modifications pourraient être apportées à une demande de base canadienne en vertu des articles 30 à 33 du RMCC, soit avant l'enregistrement soit avant l'annonce de la marque à des fins d'opposition. Certaines modifications auraient des incidences sur le contenu de la demande internationale si elles sont faites avant la présentation de celle-ci; certaines modifications devraient être notifiées au BI si elles sont faites après la demande internationale; d'autres enfin n'auraient aucune incidence sur la demande internationale ou l'enregistrement international, peu importe le moment où elles sont faites.

Lorsqu'il présenterait au BI une demande internationale fondée sur une demande de base canadienne, le BMCC serait tenu, en conformité avec l'article 3.1) du Protocole, la règle 9.5)d) du Règlement de Madrid et la rubrique 13.a)ii) du formulaire de demande officiel, de certifier que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base, en particulier les indications suivantes : le déposant; la marque; toute revendication de couleur; une indication que la marque consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs ou est une marque tridimensionnelle, une marque sonore, une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie; une description de la marque; la liste des produits et des services. Ce qui importe aux fins de la demande internationale, c'est l'état de ces éléments dans la demande de base au moment de la certification. En ce qui concerne les modifications apportées à la demande de base avant la certification, le Protocole ne prévoit aucune restriction relativement à ce que le BMCC pourrait accepter et n'oblige pas celui-ci à les notifier au BI.

Quant aux modifications apportées à la demande de base après la certification, elles devraient être notifiées au BI si elles peuvent être interprétées comme un retrait de la demande de base à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits ou des services énumérés.

Produits et services

Toute limitation apportée à la liste des produits et des services après la certification devrait être notifiée au BI. Par contre, tout élargissement de cette liste après la date de la certification (un tel élargissement pourrait survenir si la demande de base a été modifiée de façon à limiter la liste des produits et des services entre le dépôt initial de la demande de base et la date de la certification de la demande internationale et que le déposant a décidé ensuite de rétablir la liste originale) n'aurait pas à être notifié au BI.

Fondement de la demande

Les articles 30 à 32 du RMCC permettent que certaines modifications soient apportées au fondement d'une demande d'enregistrement. Par exemple, il est permis, avant l'annonce, de transformer une demande qui allègue que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande alléguant qu'il s'agit d'une marque de commerce projetée. Des modifications de ce genre n'auraient pas à être notifiées au BI.

Identification de la marque

Il est interdit, aux termes des alinéas 31b) et 32a) du RMCC, de modifier une demande d'enregistrement dans le but de modifier la marque de commerce, « sauf à certains égards qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité ».

Les alinéas 31b) et 32a) du RMCC ne semblent pas permettre même la modification d'une demande visant à modifier une indication que la marque est une marque tridimensionnelle ou une marque sonore.

En pratique, quand une demande de base est ambiguë quant à ce qu'elle vise (notamment en ce qui concerne la question de savoir si elle vise une marque tridimensionnelle ou une marque sonore), le BMCC donnera au déposant la possibilité de modifier la demande afin de clarifier ce point. Aucune autre modification ne pourra cependant y être ensuite apportée. Il est peu probable que le BMCC doive, en conformité avec l'article 6.4) du Protocole, notifier au BI les modifications apportées afin de clarifier les points ambigus d'une demande puisqu'il prendrait sans doute les mesures nécessaires pour que ces modifications soient apportées à la demande de base avant de transmettre la demande internationale fondée sur cette demande de base au BI.

L'exception prévue à l'alinéa 31b) du RMCC permettra au BMCC d'autoriser, avant l'annonce, que des modifications non fondamentales soient apportées à une demande relativement à la marque, à toute revendication de couleur ou à la description de la marque. Il faudra se demander si ces modifications constitueraient en fait un retrait partiel de la demande de base telle qu'elle était à la date de la certification et, le cas échéant, déterminer les répercussions de ces modifications sur la demande internationale ou l'enregistrement international. Il est possible que l'obligation de notifier les modifications au BI qui est prévue à l'article 6.4) du Protocole soit interprétée comme si elle ne s'appliquait pas aux modifications non fondamentales. Cependant, pour éviter des problèmes, il pourrait être préférable de modifier simplement le RMCC de manière à interdire toute modification de la marque de commerce faisant l'objet d'une demande canadienne (y compris les modifications concernant la revendication de couleur ou la description de la marque) après que la demande a servi de fondement à une demande internationale.

Désistements

L'article 35 de la LMCC permet au registraire de requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. La disposition prévoit également que « [c]e désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l'enregistrement lors d'une demande postérieure si la matière faisant l'objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant ». Un désistement ne serait probablement pas interprété comme un retrait de la demande de base, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire pour le BMCC de le notifier au BI.

[Il sera aussi question des désistements dans la partie IV, dans la section intitulée « Désistements »]

Nom du déposant

Il n'est pas nécessaire de notifier au BI le fait que le nom du déposant figurant dans la demande de base a changé après la certification, que ce changement résulte d'un transfert ou d'un changement de nom. Le Guide pour l'enregistrement international des marques de l'OMPI mentionne à cet égard, au point B.II.77.05 :

Bien qu'une demande internationale doive être déposée par la personne qui est titulaire de la demande ou de l'enregistrement national ou régional ayant servi de base à cette demande, la validité de l'enregistrement international n'est pas affecté si ce dernier et la demande ou l'enregistrement national ou régional deviennent, postérieurement, la propriété de différentes personnes. (Peu importe même que la demande ou l'enregistrement national ou régional soit transféré à une personne qui ne remplirait pas les conditions requises pour être titulaire d'un enregistrement international). Toutefois, étant donné que l'enregistrement international continue à être dépendant du sort de la marque de base, le titulaire d'un enregistrement international courre sic un risque si, pendant la période de dépendance de cinq ans, il ne contrôle pas la marque de base.

9. Divisions et fusions

Suivant la règle 23 du Règlement de Madrid, lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole, une demande de base canadienne ou un enregistrement de base canadien aurait été divisé en plusieurs demandes ou en plusieurs enregistrements, le BMCC serait tenu de notifier ce fait au BI, qui inscrirait ensuite la notification dans le registre international et en enverrait notification aux offices des parties contractantes désignées et au titulaire de l'enregistrement international. Le droit canadien actuel ne permet pas en général que des demandes ou des enregistrements soient divisés (sous réserve du paragraphe 48(1) de la LMCC, qui permet les transferts partiels); toutefois, si le Canada décidait d'adhérer au TDM, il serait tenu par l'article 7 de celui-ci de permettre la division des demandes et des enregistrements dans certaines circonstances.

La règle 23 du Règlement de Madrid exige aussi que le fait que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande ou que des enregistrements issus de la demande ou des demandes de base sont fusionnés au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole soit notifié au BI. Le TDM et le Protocole n'obligeraient pas les parties contractantes à établir une procédure de fusion des demandes ou des enregistrements. De façon générale, la LMCC ne parle pas de fusions de demandes ou d'enregistrements; il semble cependant que des demandes visant à étendre l'état déclaratif des marchandises ou des services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée en vertu de l'article 41 de la LMCC puissent, dans certains cas, résulter en des enregistrements fusionnés qu'il serait nécessaire de notifier conformément à la règle 23 du Règlement de Madrid.

10. Renouvellement de l'enregistrement international

Un enregistrement international doit être renouvelé tous les dix ans pour rester en vigueur (article 7.1) du Protocole). Comme pour les autres émoluments et taxes, ceux afférents au renouvellement peuvent être payés directement au BI par le titulaire de l'enregistrement international. Le BMCC pourrait convenir de percevoir les émoluments et taxes afférents au renouvellement et de les transférer au BI au nom du titulaire dans les cas où il est l'office d'origine ou l'office de la partie contractante du titulaire (règle 34.2) du Règlement de Madrid). L'article 8.1) du Protocole permettrait au BMCC de fixer une taxe de traitement qu'il réclamerait relativement à la perception et au transfert des émoluments et taxes afférents au renouvellement. À l'heure actuelle, la plupart des offices assujettis au système de Madrid n'ont pas convenu de percevoir les émoluments et taxes et de les transférer au BI.

[Il sera aussi question de la durée et du renouvellement de l'enregistrement international dans la partie VIII.]

11. Désignations postérieures

L'article 3^ter du Protocole prévoit que des requêtes en extension territoriale (appelées désignations de parties contractantes dans le Règlement de Madrid) peuvent être faites postérieurement à l'enregistrement international. Les désignations postérieures de parties contractantes peuvent être basées sur un enregistrement international effectué sous le régime du Protocole ou, dans les cas prévus à la règle 24.1) du Règlement de Madrid, sur un enregistrement international effectué en vertu de l'Arrangement de Madrid.

La règle 24.2) du Règlement de Madrid prévoit qu'une désignation postérieure peut être présentée au BI par le titulaire ou par l'office de la partie contractante du titulaire. Le BMCC serait tenu, lorsqu'il serait l'office d'origine de la partie contractante du titulaire, de présenter au BI une désignation postérieure pour le compte du titulaire si celui-ci le lui demandait.

Lorsqu'il présenterait des désignations postérieures, le BMCC devrait, dans chaque cas, vérifier que le formulaire officiel concernant les désignations postérieures a été correctement rempli, signer le formulaire, certifier la date à laquelle il a reçu la requête lui demandant de présenter la désignation postérieure et transmettre ensuite le formulaire au BI par courrier, par télécopieur ou par un moyen électronique. Comme dans le cas de la transmission des demandes internationales, le BMCC devrait veiller à ce que son processus de traitement, y compris la vérification visant à détecter les irrégularités, ne retarde pas indûment la transmission de la désignation postérieure au BI, compte tenu du fait que, pour qu'une désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par l'office d'origine, elle doit être reçue par le BI dans les deux mois suivant cette réception (règle 24.6) du Règlement de Madrid).

Le BMCC ne pourrait pas, semble-t-il, exiger des frais du titulaire pour la présentation d'une désignation postérieure au BI. Le Guide pour l'enregistrement international des marques de l'OMPI mentionne, au point B.III.24.02 : « Contrairement à ce qui est prévu à l'égard de la présentation d'une demande internationale ou du renouvellement d'un enregistrement international, il n'y a pas de disposition qui permette à un Office de percevoir une taxe au titre de la présentation par son intermédiaire d'une désignation postérieure. »

12. Modification ou annulation de l'enregistrement international

Conformément aux articles 9 et 9^bis du Protocole, le BI inscrira sur demande différentes modifications apportées à un enregistrement international, notamment un changement de titulaire, toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire, la constitution d'un mandataire, toute limitation des produits et des services et toute renonciation, radiation et invalidation.

La règle 25.1)b) du Règlement de Madrid prévoit qu'en général une demande d'inscription d'une modification peut, au choix du titulaire, être présentée 1) soit directement par celui-ci, 2) soit par l'office de la partie contractante du titulaire [l'expression « partie contractante du titulaire » est définie à la règle 1xxvibis) du Règlement de Madrid]. La règle 25.1)b) permet aussi que la demande d'inscription d'un changement de titulaire soit présentée par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du nouveau titulaire.

Il semble que, si le Canada décidait d'adhérer au Protocole, le BMCC devrait accepter de présenter au BI toutes les demandes d'inscription d'une modification quand on lui demanderait de le faire à titre d'office de la partie contractante du titulaire ou, dans le cas d'un changement de titulaire, à titre d'office de la partie contractante du nouveau titulaire. Par ailleurs, le BMCC n'aurait pas le droit, semble-t-il, d'exiger des frais pour ce service. Voir le Guide pour l'enregistrement international des marques de l'OMPI qui mentionne, au point B.III.28.04 : « Il n'y a pas de disposition qui permette à un Office de percevoir une taxe au titre de la présentation par son intermédiaire d'une demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation. »