Archivé — Marques à trois dimensions

Date de publication : 2000-12-06

Les exigences relatives à l'enregistrabilité d'une marque à trois dimensions dépendent de la question de savoir si la marque tombe sous le coup de la définition d'un signe distinctif, à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, et, par le fait même, de la question de savoir si la marque est un façonnement de produits ou de leurs contenants, ou un mode d'envelopper ou d'empaqueter des produits. Si une marque à trois dimensions ne tombe pas sous le coup de la définition d'un signe distinctif, elle peut alors être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire, c.-à-d. comme le genre de marque de commerce visé à l'alinéa a) de la définition d'une marque de commerce, à l'article 2 de la Loi. D'autre part, si une marque à trois dimensions tombe sous le coup de la définition d'un signe distinctif, elle peut être alors enregistrée seulement en tant que signe distinctif (et elle est assujettie aux exigences spéciales applicables à l'enregistrement des signes distinctifs) et ne peut être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire. Cela tient au fait que le contexte dans lequel le mot « marque » est employé dans la définition de « marque de commerce » indique que ce terme est employé dans un sens strict qui exclut le mot signe. (Registrar v. Brewers Association, (1982) 62 C.P.R. (2d) 145).

Lorsqu'une demande d'enregistrement est soumise à l'égard d'une marque à trois dimensions qui n'est pas un signe distinctif, la demande doit inclure une description de la marque indiquant clairement que la marque de commerce demandée est une marque à trois dimensions. Lorsqu'il n'est pas clair si une demande est censée s'appliquer à une marque à deux dimensions ou à trois dimensions, le Bureau demandera au requérant de lui fournir la précision nécessaire par écrit.

Marques bidimensionnelles apposées sur des objets à trois dimensions

Selon un principe général valable pour toute demande d'enregistrement de marque bidimensionnelle, le dessin de la marque doit représenter seulement la marque et non la marque apposée sur un objet à trois dimensions. Mais si un dessin montrant la marque apposée sur un objet à trois dimensions peut aider à se faire une meilleure idée de la marque, le Bureau des marques de commerce acceptera le dessin en question, à la condition que le requérant se conforme aux exigences suivantes :

1. Le contour de l'objet à trois dimensions est représenté en pointillé.
2. La demande comporte une description de la marque de commerce indiquant clairement que la demande vise uniquement la marque bidimensionnelle.
3. La description de la marque doit bien préciser que l'objet à trois dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Dans les cas où la description ou le dessin d'une marque indique explicitement ou implicitement que cette marque a, en tout ou en partie, la forme d'un objet à trois dimensions, cette marque sera considérée comme étant une marque à trois dimensions et doit être identifiée comme telle dans la description. Toutefois, le Bureau ne s'opposera pas à ce qu'une marque soit identifiée comme étant une marque à deux dimensions uniquement parce qu'il est indiqué dans la description que cette marque (qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs éléments) est apposée à un endroit particulier (ou à plusieurs endroits) sur un objet à trois dimensions; on considère qu'une telle indication restreint seulement la portée de la protection revendiquée (pour une marque à deux dimensions).

Dans les cas où le Bureau a des doutes au sujet d'une demande concernant une marque à deux dimensions (et dans les cas où le dessin représente une marque apposée sur un objet à trois dimensions), le Bureau peut demander au requérant de lui fournir un dessin qui représente sa marque en deux dimensions (représentation plane); s'il n'est pas possible de représenter cette marque en deux dimensions, le Bureau considérera qu'il s'agit d'une marque à trois dimensions.

Signes distinctifs

L'article 2 de la Loi donne la définition suivante de signe distinctif :

« signe distinctif » Selon le cas :

1. façonnement de produits ou de leurs contenants;
2. mode d'envelopper ou empaqueter des produits, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

Il est à noter que les mots suivant la première ligne de l'alinéa b), c.-à-d. « dont la présentation… par d'autres », s'appliquent tant à l'alinéa a) qu'à l'alinéa b). (Voir Brewers Association v. Registrar, (1979) 42 C.P.R. (2d) 93).

Il n'est pas nécessaire qu'une demande concernant un signe distinctif se limite soit à un façonnement de produits ou à leurs contenants, d'une part, ou soit à un mode d'envelopper ou d'empaqueter des produits, d'autre part. Le Bureau considère qu'un signe distinctif peut inclure une combinaison des éléments décrits en a) et en b) de la définition. (Voir Smith, Kline & French (1987), 14 C.P.R. (3d) 432 à 435).

Lorsqu'une marque de commerce contient des éléments qui tombent sous le coup de la définition d'un signe distinctif ainsi que des éléments qui ne tombent pas sous le coup de cette définition (p. ex., la combinaison du façonnement d'un produit ou du texte et de la couleur apparaissant sur le produit), les dispositions spéciales de la Loi concernant les signes distinctifs (c.-à-d. les articles 13 et 32) sont considérées applicables (Voir Registrar v. Brewers Association (1982), 62 C.P.R. (2d)145).

Couleur

Quand une couleur fait partie des composantes d'une marque de commerce, on considère qu'il s'agit d'un signe distinctif si la couleur en question fait partie intégrante du mode d'envelopper ou empaqueter dont l'apparence est employée afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou les services d'une personne de ceux des autres. En outre, tel qu'indiqué ci-dessus, quand une marque de commerce consiste en une couleur combinée à un façonnement particulier du produit ou de son contenant, les dispositions spéciales de la Loi concernant les signes distinctifs continuent de s'appliquer.

Les éléments suivants, en particulier, ne sont pas considérés comme des signes distinctifs et peuvent être enregistrés comme des marques de commerce ordinaires (sauf s'ils font partie intégrante du mode d'envelopper ou empaqueter des produits) :

• Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées sur toute la surface visible d'un objet particulier à trois dimensions (Voir Smith, Kline & French v. Registrar, [1987] 2 F.C. 633).
• Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées à un ou à des endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions.
• Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs combinées à du texte ou à des éléments à deux dimensions, ces éléments étant apposés à un ou à des endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions.

Les demandes d'enregistrement de marques de commerce qui ne sont pas des signes distinctifs, qui ne sont pas à deux dimensions et qui consistent en, ou incluent, une ou plusieurs couleurs appliquées à la surface d'un objet à trois dimensions doivent contenir i) un ou des dessins démontrant les aspects visibles de l'objet en pointillé, et ii) une description indiquant que la marque de commerce consiste en la couleur ou en les couleurs particulières appliquées à l'objet montré dans le dessin. La description et le dessin doivent par eux-mêmes clairement définir en quoi consiste la marque de commerce, et même si le Bureau des marques de commerce peut exiger des spécimens, la description de la marque ne doit pas faire de référence aux spécimens étant donné que ces derniers ne font pas partie intégrante d'une demande. (Voir Novopharm v. Bayer (1999), 3 C.P.R. (4th) 305.) Voici un exemple d'une description acceptable: « La marque de commerce consiste en la couleur pourpre appliquée à toute la surface visible du comprimé montré dans le dessin. »

Marchandises

Tout article qui fait normalement l'objet d'un commerce, c.-à-d. qui est vendu, loué ou autrement écoulé sur le marché, est l'interprétation que donne le Bureau au mot « produits ». Selon cette interprétation, le mot « produits » exclurait, par exemple, des objets à trois dimensions de fantaisie qui sont créés pour distinguer des produits ou des services, mais qui ne sont pas des articles qui feraient normalement l'objet d'un commerce. Le façonnement d'un tel objet à trois dimensions de fantaisie, qui ne tomberait donc pas sous le coup de la définition d'un signe distinctif, pourrait être enregistré comme une marque de commerce ordinaire.

Façonnement de produits ou de leurs contenants

Puisque, dans la définition de signe distinctif, à l'article 2 de la Loi, les mots « dont la présentation … par d'autres » s'appliquent à l'alinéa a), il est évident qu'un signe constitué du façonnement de produits ou de leurs contenants peut être employé pour distinguer soit des produits, soit des services, ou bien les deux. Cependant, si l'on tient compte de l'esprit de la Loi et surtout de l'objet fondamental des dispositions régissant les signes, le Bureau considère que les marques constituées du façonnement de produits ou de leurs contenants ne doivent pas toutes être traitées comme un signe.

Selon l'article 13 de la Loi, les dispositions sur les signes distinctifs semblent avoir pour principal objet d'empêcher que l'enregistrement d'une marque gêne l'emploi de toute particularité utilitaire ou restreigne de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie. Pour appliquer cet article sans imposer un fardeau indu aux requérants de marques à trois dimensions, le Bureau estime que le fait de traiter ou non comme un signe une marque constituée du façonnement de produits ou de leurs contenants dépend de la nature du rapport entre, d'une part, les produits et leurs contenants, dont le façonnement constitue la marque, et, d'autre part, les produits ou services visés par l'état déclaratif des produits ou des services dans la demande.

D'après la position adoptée par le Bureau, lorsqu'un requérant désire enregistrer, à l'égard de services, une marque à trois dimensions constituée du façonnement de produits ou de leurs contenants, celui-ci doit déposer une demande d'enregistrement de signe distinctif seulement dans les cas où les produits où les contenants présentent un rapport fondamental avec les services. Sinon, le requérant peut déposer une demande d'enregistrement d'une marque de commerce ordinaire. Par exemple, en ce qui concerne le façonnement de contenants d'aliments employés en liaison avec des services de restauration rapide, il faudrait remplir une demande d'enregistrement de signe. Cependant, s'il s'agissait du façonnement d'un parachute employé en liaison avec des services de restauration, le requérant pourrait remplir une demande d'enregistrement de marque de commerce ordinaire.

Le Bureau estime que lorsqu'un requérant désire enregistrer, à l'égard de produits, une marque à trois dimensions constituée du façonnement de produits ou de leurs contenants, le requérant doit déposer une demande d'enregistrement de signe distinctif quand les produits décrits dans l'état déclaratif comprennent les produits ou sont étroitement liés aux produits dont le façonnement ou celui du contenant constitue la marque à trois dimensions. Dans le cas contraire, le requérant peut déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce ordinaire.

Le Bureau considère qu'un « façonnement de produits ou de leurs contenants » inclut aussi bien le façonnement de l'ensemble d'un produit ou de son contenant que le façonnement d'une partie d'un produit ou de son contenant. Interpréter la définition d'un signe distinctif comme se limitant au façonnement de l'ensemble d'un produit ou de son contenant n'est pas considéré conforme à l'objectif fondamental des dispositions spéciales de la Loi régissant les signes distinctifs. En effet, une telle interprétation permettrait à un requérant de contourner facilement les restrictions prévues à l'article 13 de la Loi, car il pourrait alors supprimer un détail négligeable du façonnement de l'ensemble du produit et obtenir une protection à l'égard de ce signe en tant que marque de commerce ordinaire.

Les formes tridimensionnelles qui ne font pas partie intégrante d'un produit ou de son contenant, mais qui y sont attachées pour distinguer des produits ou des services, ne sont pas considérées comme faisant partie du produit ou de son contenant au sens de la définition d'un « signe distinctif ». Qu'une forme tridimensionnelle fasse partie intégrante ou non d'un produit ou de son contenant est essentiellement une question de fait qui varie selon le cas. Par exemple, le Bureau considérerait normalement qu'un ornement de capot ne fait pas partie intégrante d'une automobile et que, par conséquent, la forme tridimensionnelle d'un ornement de capot pourrait être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire à employer en liaison avec des automobiles. D'autre part, la calandre ou les feux arrière d'une automobile seraient considérés comme faisant partie intégrante d'une automobile; en conséquence, leur forme tridimensionnelle pourrait être enregistrée seulement comme signe distinctif si l'état déclaratif des produits, dans la demande, englobait les automobiles.

Mode d'envelopper ou d'empaqueter des produits

Lorsqu'un signe est un mode d'envelopper ou d'empaqueter, il est considéré que la présentation du mode inclut tous les éléments visuels du signe figurant dans le ou les dessins soumis avec la demande d'enregistrement, exception faite des éléments qui ont été désignés comme ne faisant pas partie du signe. Ainsi, tout texte figurant dans le ou les dessins ferait partie du signe, à moins d'avoir été expressément exclu.

Le Bureau considère qu'un mode d'empaqueter des produits inclurait des contenants ou des supports et que la présentation d'un tel mode d'empaquetage, qui bénéficierait d'une protection en tant que signe distinctif, pourrait inclure la combinaison de la forme d'un contenant et d'autres éléments visuels tels que du texte figurant sur le contenant. (Voir Smith, Kline & French v. Registrar (1987), 14 C.P.R. (3d) 432 à 435).

Preuve de caractère distinctif acquis

L'alinéa 13(1)a) de la Loi prévoit qu'un signe distinctif n'est enregistrable que s'il a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant. Pour être distinctif, le signe doit signifier pour les acheteurs que les produits ou les services vendus en liaison avec le signe proviennent d'une source précise, c.-à-d. que le signe doit avoir pour effet sur le marché de distinguer les produits ou les services d'une personne de ceux d'autres personnes. Pour satisfaire au critère du caractère distinctif, il ne suffit pas qu'une marque de commerce soit distinctive seulement dans les circuits de distribution, par exemple pour le fabricant ou le grossiste, mais elle doit aussi avoir un caractère distinctif aux yeux de tous les acheteurs éventuels, y compris le consommateur final. (Voir Parke Davis v. Empire Laboratories (1963), 41 C.P.R. 121 à 145 et Calumet Manufacturing v. Mennen (1991), 40 C.P.R. (3d) 76 à 89 et 90).

Aux termes du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire est tenu de restreindre l'enregistrement, eu égard à la preuve fournie, aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que le signe distinctif a été employé au point d'être devenu distinctif. Le fardeau qui incombe au requérant de démontrer qu'un signe distinctif est devenu distinctif par rapport à une produit ou un service particulier est un fardeau dont il est difficile de s'acquitter, surtout lorsque le signe est faible en soi, par exemple lorsque le signe a une fonction décorative ou utilitaire certaine. (Voir Calumet Manufacturing v. Mennen (1989), 27 C.P.R. (3d) 467 à 472 et Parke Davis v. Empire Laboratories (1963) 41 C.P.R. 121 à 145).

La preuve qui sera jugée suffisante pour démontrer le caractère distinctif acquis dépendra dans une forte mesure des circonstances de chaque cas. En général, il ne suffira pas de simplement fournir une preuve concernant la vente et l'annonce des produits au Canada. Dans le cas d'un signe distinctif qui présente un caractère distinctif inhérent marqué, il pourrait être suffisant de fournir une preuve d'un chiffre d'affaires considérable et de montants importants consacrés à la publicité (avec des spécimens démontrant comment le signe a été employé et annoncé); il faudrait aussi prouver qu'aucun autre commerçant n'emploie la même marque ou une marque semblable au Canada. Dans le cas d'un signe distinctif qui est faible en soi (p. ex., qui a une fonction décorative ou utilitaire certaine), il faudra normalement fournir des éléments probants plus directs que les acheteurs sur le marché considèrent que le signe permet de distinguer les produits ou les services de leur propriétaire de ceux d'autres personnes. A cette fin, une preuve obtenue par sondage ou des déclarations assermentées d'acheteurs réels peuvent se révéler nécessaires. Afin de démontrer le caractère distinctif acquis, il n'est pas nécessaire que la preuve soumise établisse que 100 % des acheteurs éventuels considèrent que le signe joue un rôle distinctif; en général toutefois, la preuve devrait être suffisante pour permettre de conclure qu'un pourcentage considérable d'acheteurs éventuels considère que le signe a une fonction distinctive.

Aux termes du paragraphe 32(2) de la Loi, le registraire est tenu de restreindre l'enregistrement, eu égard à la preuve fournie, à la région territoriale définie au Canada où, d'après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive. En conséquence, la preuve soumise en vue de démontrer le caractère distinctif acquis doit indiquer clairement dans quelles régions territoriales au Canada le signe distinctif a acquis un caractère distinctif.

Fonctionnalité

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque à trois dimensions est produite, soit en tant que signe distinctif ou en tant que marque de commerce ordinaire, le Bureau déterminera si la marque est essentiellement fonctionnelle d'un point de vue décoratif ou utilitaire. Dans l'affirmative, et si cette fonctionnalité a principalement ou essentiellement trait aux produits ou aux services visés par la demande, la marque ne sera pas jugée enregistrable. (Voir Remington Rand. v. Philips (1995), 64 C.P.R. (3d) 467).

Le Bureau tiendra également compte de l'alinéa 13(1)b) de la Loi, qui prévoit qu'un signe distinctif n'est enregistrable que si l'emploi exclusif, par le requérant, d'un signe distinctif en liaison avec les produits ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.